OLG Frankfurt am Main, 04.10.2018 – 6 U 206/16

OLG Frankfurt am Main, 04.10.2018 – 6 U 206/16
Leitsatz:

1.

Eine äquivalente Patentverletzung liegt nicht vor, wenn die Einbeziehung der angegriffenen abgewandelten Ausführungsform in den Schutzbereich dazu führen würde, dass der nachträglich eingeschränkte Patentanspruch im Ergebnis einen Schutzumfang erhält, der dem ursprünglichen Anspruch entspricht.
2.

Die Erscheinungsmerkmale eines eingetragenen Designs sind mit Rücksicht auf die Rechtsprechung des EUGH (GRUR 2018, 612 – DOCERAM/Zentrierstifte) bereits dann ausschließlich technisch bedingt (§ 3 I Nr. 1 DesignG), wenn sie bei objektiver Beurteilung mit dem Ziel gewählt wurden, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erfüllen, und andere Erwägungen – insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung des Erzeugnisses zusammenhängen (“ästhetischer Überschuss”) – bei der Entscheidung für dieses Merkmal keine Rolle gespielt haben.
3.

Zumindest ein Indiz für eine ausschließlich technische Bedingtheit von Merkmalen im Sinne von Ziffer 2. kann darin gesehen werden, dass die technische Funktion dieser Merkmale in einer Patentschrift unter Verwendung einer dem Design im Wesentlichen entsprechenden Zeichnung beschrieben wird.
4.

Die Vorschrift des § 3 I Nr. 1 DesignG enthält nicht nur einen Schutzausschussgrund für das Design in seiner Gesamtheit, sondern auch einen “Schutzerschwerungsgrund” in dem Sinne, dass ausschließlich technisch bedingte Merkmale bei der Beurteilung von Schutzfähigkeit und Schutzumfang des Designs ausgeblendet werden müssen.
5.

Die Bindung an die Schutzfähigkeit des eingetragenen Designs hindert das Verletzungsgericht nicht, eine Verletzung des Klagedesigns mit der Begründung zu verneinen, dass Klagedesign und angegriffene Ausführungsform nur hinsichtlich ausschließlich technisch bedingter Merkmale übereinstimmen; Voraussetzung ist lediglich, dass das Klagedesign jedenfalls nicht in jeder Hinsicht identisch übernommen worden ist.

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 24.8.2016 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main teilweise abgeändert.

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Im Übrigen wird die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Von den Kosten erster Instanz haben die Klägerin 68% und die Beklagte 32% zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten des Widerbeklagten zu 2 hat die Beklagte alleine zu tragen. Die Kosten der Streithilfe haben zu 68% die Klägerin, im Übrigen der Streithelfer selbst zu tragen.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Klägerin 61% und die Beklagte 39% zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten des Widerbeklagten zu 2 hat die Beklagte alleine zu tragen. Die Kosten der Streithilfe haben zu 68% die Klägerin, im Übrigen der Streithelfer selbst zu tragen.

Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils jeweils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin bzw. der Widerbeklagte zu 2 vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils jeweils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf € 419.798,51 festgesetzt.
Gründe

A.

Die Parteien streiten über Ansprüche der Beklagten aus Schutzrechtsverletzungen und Schadensersatzansprüche der Klägerin im Zusammenhang mit einer angeblich unberechtigten Abnehmerverwarnung.

Die Klägerin und die Beklagte vertreiben sog. Penisextensionsvorrichtungen, deren Anwendung zu einer langfristigen Penisverlängerung führen soll. Die Beklagte meldete am XX.XX.2002 das Gebrauchsmuster Nr. … “Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile” an (Anlagenkonvolut K10). Sie ist außerdem Inhaberin des am XX.XX.2002 eingetragenen Designs Nr. … “Medizinisches Streckgerät”:
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Auf Basis der Gebrauchsmusteranmeldung und unter Inanspruchnahme deren Priorität meldete die Beklagte ein europäisches Patent an, das am XX.XX.2007 erteilt wurde (EP …). Der Patentanspruch 1 lautete wie folgt:

Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis, die einen Stützring, mindestens eine am Stützring gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und graduell längenverstellbare Streckstange sowie ein am distalen Ende der Streckstange gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel als im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das betreffende Körperteil ganz oder teilweise weichelastisch umschließendes Bauteil mit nach dem Anlegen des Befestigungsmittels seitlich am Umfang an der Streckstange verrastbaren Halteclips ausgebildet ist.

Der Patentanspruch 2 lautete wie folgt:

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Halteclip als in Längsrichtung durchgehend geschlitzter Zylinder mit federnden Seitenwangen und einer distalen Anschlagplatte ausgebildet ist.

Die Klägerin bietet seit 2009 das Produkt “A” im Internet sowie über den Erotik-Fachhandel an (Anlage K2). Für den Internetauftritt www.(…).de ist der Widerbeklagte zu 2 verantwortlich (Anlagen B4 – B6).

Die Beklagte mahnte die Fa. X-Vertriebs GmbH (im Folgenden: X) unter dem 25.9.2009 wegen des Vertriebs des Produkts “A” ab (Anlage K4). Die Abmahnung war auf eine Verletzung des europäischen Patents und des Designs gestützt. Die X ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Y AG. Sie ist mit dem Vertrieb in Deutschland betraut. Mit dem weltweiten Vertrieb von Y-Produkten war die Fa. C B.V. betraut, bei der es sich ebenfalls um eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Y AG handelt.

Unter dem 15.10.2009 richtete die Beklagte eine Berechtigungsanfrage an die Klägerin (Anlage K7). Die Klägerin erhob im Oktober 2009 eine Nichtigkeitsklage gegen die Ansprüche 1 bis 8 des deutschen Teils des Patents vor dem Bundespatentgericht (BPatG) wegen unzulässiger Erweiterung und fehlender Patentfähigkeit (Anlage K23). Das BPatG erteilte am 28.8. und 12.10.2012 qualifizierte Hinweise (Anlagen B1, B2). In der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG vom 27.11.2012 schränkte die Beklagte den Patentanspruch 1 dergestalt ein, dass der Patentanspruch 2 zum Patentanspruch 1 wurde (Anlagen B3; K36). Die so eingeschränkte Fassung des Streitpatents griff die Klägerin nicht mehr an. Das BPatG erklärte daraufhin das Patent teilweise für nichtig. Das geänderte Patent wurde am 25.7.2013 veröffentlicht. Der Patentanspruch 1 lautete nunmehr wie folgt:

Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis, die einen Stützring (1), mindestens eine am Stützring (1) gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und graduell längenverstellbare Streckstange (2) sowie ein am distalen Ende der Streckstange (2) gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel (3) umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel (3) als ein- oder zweiteiliges, im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das betreffende Körperteil ganz oder teilweise weichelastisch umschließendes Bauteil (14, 18; 22 bis 24) mit an dessen Umfang angebrachten, nach dem Anlegen des Befestigungsmittels (3) seitlich am Umfang der Streckstange (2) verrastbaren Halteclips (15) ausgebildet ist, wobei die Halteclips (15) als in Längsrichtung durchgehend geschlitzter Zylinder mit federnden Seitenwangen (15a) und einer distalen Anschlagplatte (16) ausgebildet sind.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Abmahnung der X sei zu Unrecht erfolgt. Dadurch sei ihr ein Schaden in Gestalt von entgangenem Gewinn entstanden. Die Beklagte ist der Klage entgegen getreten. Widerklagend hat sie die Klägerin und den Widerbeklagten zu 2 auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch genommen. Die Widerklage war vorrangig auf das Streitdesign, hilfsweise auf § 4 Nr. 3 UWG, auf das europäische Patent sowie auf urheberrechtliche Nutzungsrechte an dem angeblich von ihrem Geschäftsführer gestalteten “B” gestützt. Die Klägerin hat widerwiderklagend beantragt, das Design für nichtig zu erklären.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird auf das angefochtene Urteil Bezug genommen (§ 540 I, 1 ZPO).

Das Landgericht Frankfurt hat die Beklagten verurteilt, an die Klägerin € 254.798,51 nebst Zinsen zu zahlen. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Die Widerklage und die Widerwiderklage hat es abgewiesen.

Gegen diese Beurteilung wendet sich die Beklagte mit der Berufung. Im Berufungsrechtszug wiederholen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen. In der mündlichen Verhandlung vom 2.8.2018 hat die Beklagte erklärt, sie stütze die Widerklage nunmehr in erster Linie auf Patentverletzung und nur hilfsweise auf Designverletzung.

Die Beklagte beantragt,

unter Abänderung des am 24. August 2016 verkündeten Urteils des Landgerichts Frankfurt am Main

I.

die Klage vollumfänglich abzuweisen;
II.
1.

die Klägerin und Widerbeklagte zu 1) sowie den Widerbeklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, diese zu vollziehen an dem Geschäftsführer der Klägerin und Widerbeklagten zu 1) oder dem Widerbeklagten zu 2), zu unterlassen,

Vorrichtungen zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland herzustellen und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, die einen Stützring aufweisen, mindestens eine am Stützring gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und graduell längenverstellbare Streckstange sowie ein am distalen Ende der Streckstange gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel als ein- oder zweiteiliges, im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das betreffende Körperteil ganz oder teilweise weichelastisch umschließendes Bauteil mit an dessen Umfang angebrachten, nach dem Anlegen des Befestigungsmittels seitlich am Umfang der Streckstange verrastbaren Halteclips ausgebildet ist, wobei die Halteclips als in Längsrichtung durchgehende geschlitzte Zylinder mit federnden Seitenwangen und einer distalen Anschlagplatte ausgebildet sind (DE … Anspruch 1), gemäß folgender Abbildungen
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string

wobei die Anschlagplatte wie folgt ausgebildet ist,
string

nämlich in Form eines Vorsprungs an der Innenwand des geschlitzten Zylinders, welcher in eine in der Streckstange ausgebildete zugehörige Vertiefung hineinragt, wobei das Befestigungsmittel in den obigen Abbildungen der Vorrichtungen so eingesetzt ist, dass die Vorsprünge vom Stützring wegzeigen;

hilfsweise:

die Klägerin und Widerbeklagte zu 1) sowie den Widerbeklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, diese zu vollziehen an dem Geschäftsführer der Klägerin und Widerbeklagten zu 1) oder dem Widerbeklagten zu 2), zu unterlassen, Penisextensionsgeräte gemäß folgender Abbildungen
string

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland herzustellen und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen;
2.

festzustellen, dass die Klägerin und Widerbeklagte zu 1) sowie der Widerbeklagte zu 2) verpflichtet sind, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Ziffer II. 1. entstanden ist und noch entstehen wird;
3.

die Klägerin und Widerbeklagte zu 1) sowie den Widerbeklagten zu 2) zu verurteilen, der Beklagten über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer II 1) Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, und zwar durch Vorlage eines geordneten Verzeichnisses, das die Daten, Mengen und Preise der Lieferungen, die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie die Gestehungskosten, die Vertriebskosten und den Gemeinkostenanteil für die gelieferten Erzeugnisse enthält.

Der Streithelfer der Beklagten schließt sich diesen Anträgen an.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen;

hilfsweise, für den Fall, dass es auf den Rechtsbestand des Streitdesigns DE … ankommt:

das Verfahren bis zur rechtskräftigen – hilfsweise: erstinstanzlichen – Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts über den Antrag der Klägerin auf Feststellung der Nichtigkeit des Streitdesigns auszusetzen.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

B.

Die Berufung ist zulässig. In der Sache hat sie nur im Hinblick auf die Klage Erfolg.

I. Widerklage und Drittwiderklage:

Das Landgericht hat zu Recht die Widerklage abgewiesen. Insoweit war die Berufung zurückzuweisen.

1. Der Beklagten steht gegen die Klägerin und den Widerbeklagten zu 2 kein Anspruch auf Unterlassung aus §§ 9, 139 I PatG, Art. 64 EPÜ zu, die patentierte Erfindung zu benutzen. Die angegriffene Ausführungsform macht von der patentgemäßen Lehre weder wortsinngemäß noch in äquivalenter Art und Weise Gebrauch.

a) Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis (Patentschrift, Abs. 1, Zeilen 1-9). Nach der Beschreibung sind im Stand der Technik Streckgeräte bekannt, mit deren Hilfe es möglich ist, auf Grundlage einer dauernden Dehnung des Gewebes durch Einwirkung einer Streckkraft eine bleibende Verlängerung zu erzielen. Die bekannten Vorrichtungen sind nach der Beschreibung insofern nachteilig, als sie mit Verletzungsgefahren bei der Benutzung verbunden sind und das Anlegen der Geräte Schwierigkeiten bereitet und ein hohes Maß an Geschicklichkeit erfordert.

b) Die Patentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung so auszubilden, dass beim Anlegen und bei der ständigen Benutzung eine einfache, komfortable und schmerzfreie Handhabung des Expansionsgeräts gewährleistet ist (Abs. 4). Diese Aufgabe wird mit einer den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ausgebildeten Vorrichtung gelöst. Das wichtigste Erfindungsmerkmal besteht nach der Patentbeschreibung darin, dass das Befestigungsmittel als zylindrisch vorgeformtes, das betreffende Körperteil teilweise oder vollständig elastisch umfassendes Element ausgebildet ist. Die Halterung des Körperteils erfolgt somit großflächig und weichelastisch im Wesentlichen am gesamten Umfang. Ein weiteres wichtiges Merkmal bestehe in seitlich an der Streckstange verrastbaren, die Streckstangen vorzugsweise an deren Umfang federnd umfassenden Halteclips. Dadurch könne zunächst bequem das Befestigungsmittel angebracht und anschließend mit dem Halteclip nur an den Streckstangen verrastet werden.

c) Der Patentanspruch 1 gliedert sich in folgende Merkmale:

Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis, (Merkmal M1)

die Vorrichtung umfassend:

einen Stützring (1) (Merkmal M2),

mindestens eine am Stützring (7) gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und graduell längenverstellbare Streckstange (2) (Merkmale M3)

sowie ein am distalen Ende der Streckstange (2) gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel (3) (Merkmale M4),

dadurch gekennzeichnet, dass

das Befestigungsmittel (3) als ein- oder zweiteiliges, im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das betreffende Körperteil ganz oder teilweise weichelastisch umschließendes Bauteil (74, 78; 22 bis 24) mit an dessen Umfang angebrachten, nach dem Anlegen des Befestigungsmittels (3) seitlich am Umfang der Streckstange (2) verrastbaren Halteclips (15) ausgebildet ist (Merkmale M4.1),

wobei die Halteclips (15) (ausgebildet sind) als in Längsrichtung durchgehende geschlitzte Zylinder (Merkmal M4.2)

mit federnden Seitenwangen (15a) (Merkmale M4.2.7)

und

(mit) einer distalen Anschlagplatte (16) (Merkmal M4.2.2).

d) Eine wortsinngemäße Verletzung liegt nicht vor. Es fehlt an dem Merkmal der distalen Anschlagplatte (Merkmal M4.2.2). Sie ist auf der nachfolgenden Zeichnung (Patentschrift Fig. 1) mit ON 16 bezeichnet:
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Das Merkmal dient der Arretierung der Streckstangen in Längsrichtung (Beschreibung, Abs. 14, Zeile 25). Es ist Teil der Befestigungsvorrichtung im vorderen Bereich. Ein Grundgedanke der Erfindung liegt darin, dass zunächst das separate Befestigungsmittel (3) angelegt werden kann, das erst danach mit den Halteclips (15) an den Streckstangen verrastet wird. Dieses Vorgehen soll einfacher, bequemer und weniger verletzungsanfällig sein (Abs. 7, Zeilen 25-35). Davon zu unterscheiden ist die Längenverstellung, die innerhalb der Streckstangen (2) stattfindet. Dazu werden die Verstellhülsen (7) in die unter Federdruck stehenden Federhülsen (8) bis zur gewünschten Länge eingeschoben und durch ein Anschlagstück (11) gehalten. Die in die gewünschte Länge gebrachten Streckstangen werden danach in die Halteclips des Befestigungsteils eingebracht. Das Merkmal der distalen Anschlagplatte (16) dient also dem Verhindern des Herausrutschens der Streckstangen aus dem Befestigungsteil nach vorne. Bei dem Produkt “A” der Klägerin weist das Befestigungsteil keine Anschlagsplatte auf. Vielmehr sind die zylindrischen Halteclips hinten offen (Anlage K44.2). Die Arretierung in Längsrichtung erfolgt über seitliche Rastnasen.

e) Entgegen der Behauptung der Beklagten macht die angegriffene Ausführungsform auch nicht in äquivalenter Art und Weise von dem Merkmal Gebrauch.

aa) Nach der Vorgabe in Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ wird der Schutzbereich eines Patents durch die Patentansprüche bestimmt. Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Die Ausführung muss erstens das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausführung als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen (BGHZ 150, 149, 154 – Schneidmesser I; BGH, Urt. v. 14.12.2010 – X ZR 193/03, Rn. 35, – Crimpwerkzeug IV m.w.N.).

bb) Das Produkt “A” weist anstatt einer distalen Anschlagsplatte seitliche Rastnasen (Noppen) auf der Innenwand des geschlitzten Zylinders auf. Der Annahme einer äquivalenten Verwirklichung von Merkmal 4.2.2 durch dieses Lösungsmittel steht nicht schon der Gesichtspunkt der “Auswahlentscheidung” im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2011, 701 [BGH 10.05.2011 – X ZR 16/09] – Okklusionsvorrichtung) entgegen. Eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln ist in der Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist. Der Grundsatz findet nur dann Anwendung, wenn das als äquivalent in Betracht gezogene Lösungsmittel in der Patentschrift ausdrücklich offenbart ist (vgl. BGH GRUR 2016, 1254 [BGH 23.08.2016 – X ZR 76/14] Rn. 28 – V-förmige Führungsanordnung). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die Arretierung mittels Rastnasen als Alternative zur distalen Anschlagsplatte geht nicht schon aus der Patentbeschreibung hervor. Zwar ist in Abschnitt 0007 von dem seitlichen Verrasten der Streckstangen in den Halteclips die Rede. Rastnasen oder ähnliche Elemente, die eine Arretierung in Längsrichtung bewirken sollen, werden an dieser Stelle jedoch nicht erwähnt. Vielmehr ist mit “Verrasten” in diesem Zusammenhang lediglich die Verbindung der Streckstangen mit den Halteclips des Befestigungsmittels gemeint. Durch das Einrasten in die Halteclips wird lediglich eine Arretierung in seitlicher Richtung erreicht.

cc) Die Ausführung der Klägerin löst das der Erfindung zugrunde liegende Problem hinsichtlich der fehlenden distalen Anschlagsplatte (Merkmal 4.2.2) mit objektiv gleichwirkenden Mitteln. Die Anschlagsplatte hat – wie oben ausgeführt – die Funktion, die Streckstangen in Längsrichtung zu arretieren (Beschreibung, Sp. 4, Zeile 25). Bei der Klägerin sind die Vorsprünge auf der Innenwand der Halteclips mit den Vertiefungen an den Streckstangen verrastbar. Sie dienen damit ebenfalls der Arretierung in Längsrichtung. Sie verhindern, dass die Streckstangen vor- und zurückrutschen können. Daneben erfüllen sie – nach dem Vortrag der Beklagten – noch weitere Funktionen. Sie verhindern – anders als die patentgemäße Lösung – auch eine Rotation der Streckstange in dem geschlitzten Zylinder. Insofern kann von einer gegenüber dem Patent verbesserten Ausführungsform ausgegangen werden. Die Vorsprünge sind auch “distal”. Der Begriff “distal” bedeutet in der Anatomie “von der Körpermitte entfernt”. Bezogen auf das Patent muss sich die Anschlagsplatte bzw. das gleichwirkende Mittel also an dem vom Stützring abgewandten Ende des Befestigungsmittels befinden. Wie aus der bebilderten Anleitung des zur Akte gereichten Produkts “A” hervorgeht, ist ein Anlegen des Befestigungsmittels sowohl in der Weise möglich und vorgesehen, dass sich die Vorsprünge am vom Stützring abgewandten Ende des Befestigungsmittels befinden, als auch in der umgekehrten Weise (Anlage K2).

dd) Ein Fachmann (Ingenieur im Bereich der Medizintechnik) wäre aufgrund seiner allgemeinen Fachkenntnisse befähigt, die angegriffene Ausführung als gleichwirkend aufzufinden. Dabei ist grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Priorität und die damaligen Erkenntnismöglichkeiten des Fachmanns abzustellen. Der Fachmann hätte dem Merkmal 4.2.2 in Verbindung mit der Beschreibung entnommen, dass eine Arretierung der Streckstangen in Längsrichtung bewirkt werden soll. Soll dies nicht mittels der patentgemäßen Anschlagsplatte geschehen, liegt es nahe, eine Vorrichtung zur seitlichen Verrastung vorzusehen. Die Ausgestaltung mit seitlichen Noppen, die in entsprechende Öffnungen der Streckstangen passen, konnte ein Ingenieur der Medizintechnik aufgrund seines Fachwissens ohne erfinderisches Bemühen auffinden. Dem steht auch nicht entgegen, dass die Lösung der Beklagten Gegenstand des europäischen Patents EP … ist (Anlage B21). Die seitlichen Noppen werden dort als “verriegelndes Mittel (25)” bezeichnet (vgl. Fig. 20). Sie sind Bestandteil des Oberbegriffs des dortigen Patentanspruchs, der üblicherweise die vorbekannten Merkmale der Erfindung beinhaltet. Auch den Mitgliedern des Senats sind vergleichbare Lösungen zur Verrastung mittels seitlicher Vorsprünge, etwa bei Staubsaugerrohren, seit langem bekannt.

ee) Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen musste, können jedoch nicht als am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert und damit gleichwertig angesehen werden. Dagegen spricht, dass das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren ohne das Merkmal der distalen Anschlagsplatte nicht als schutzfähig angesehen wurde. Das BPatG hat in der mündlichen Verhandlung vom 27.11.2012 ausdrücklich die Auffassung vertreten, im Hinblick auf die Anschlagsplatte liege eine unzulässige Erweiterung des Inhalts des Prioritätsdokuments vor (Anlagen B3; K36). Hintergrund war, dass das Gebrauchsmuster Nr. …, dessen Priorität das Patent in Anspruch nimmt, im Anspruch 1 bereits das Merkmal der distalen Anschlagsplatte vorsah. Die Beklagte war daher gezwungen, das beim europäischen Patent nur im Anspruch 2 verortete Merkmal ebenfalls in den Anspruch 1 “hochzuziehen”. Allerdings lehrte bereits der Patentanspruch 1 in seiner ursprünglichen Form eine irgendwie geartete Arretierung in Längsrichtung. Denn ohne eine solche Arretierung würde die erfindungsgemäße Vorrichtung nicht funktionieren. Der Patentanspruch 1 ließ lediglich die Mittel offen, mit denen eine solche Arretierung erreicht werden kann. Würde man nun sämtliche technische Möglichkeiten einer Arretierung als vom Äquivalenzbereich des Patents erfasst ansehen, hätte die im Nichtigkeitsverfahren erzwungene Einschränkung keine Bedeutung mehr. Es können daher nur solche Arretierungsvorrichtungen als gleichwertig angesehen werden, die sich an der Lösung einer distalen Anschlagsplatte orientieren. Dies ist bei den seitlichen Rastnasen auf der Innenwand des geschlitzten Zylinders nicht der Fall. Es handelt sich um eine vollkommen andere technische Lösung, die lediglich die gleiche Wirkung erzielt. Die patentgemäße Lösung wirkt auch deutlich “einfacher” und robuster. Sie erfüllt damit die patentgemäße Aufgabe der einfachen und komfortablen Handhabung. Von einer Verletzung des Streitpatents kann bei dieser Sachlage nicht ausgegangen werden.

2. Das Landgericht hat auch zu Recht angenommen, dass das Design der Beklagten durch das Produkt A nicht verletzt wird. Das Design … ist eingetragen als “Medizinisches Streckgerät”. Es steht in Kraft. Das Landgericht hat die Nichtigkeitswiderwiderklage – insoweit rechtskräftig – abgewiesen Die Abbildung des Designs und die angegriffene Ausführungsform (Anlagen K1, K2, K44) lassen sich wie folgt gegenüberstellen:

Eingetragenes Design: A Pro:
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a) Für die Verletzungsprüfung kommt es nach § 38 II 1 DesignG darauf an, ob der Gesamteindruck des angegriffenen Musters mit dem Gesamteindruck des eingetragenen Designs übereinstimmt; dabei sind nicht nur die Übereinstimmungen, sondern auch die Unterschiede der Muster zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist bei der Beurteilung des Schutzumfangs zum einen der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs (§ 38 II DesignG) und zum andern auch der Abstand des Klagedesigns zum vorbekannten Formenschatz zu berücksichtigen (vgl. wegen der weiteren Einzelheiten zuletzt BGH GRUR 2018, 832 [BGH 11.01.2018 – I ZR 187/16] Rn. 21 – Ballerinaschuh m.w.N.; Senat GRUR-RR 2018, 331 Rn. 33 ff. – Küchenmesser).

Bei der Bestimmung des Schutzumfangs haben allerdings ausschließlich technisch bedingte Merkmale im Sinne von § 3 I Nr. 1 DesignG außer Betracht zu bleiben. Nach der genannten Vorschrift sind Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen vom Designschutz ausgeschlossen, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind. Der Ausschlussgrund soll einer Monopolisierung von technisch bedingten Merkmalen durch Designrechte entgegenwirken (BGHZ 185, 224, Rn. 45 – Verlängerte Limousinen; vgl. zum Markenrecht: EuGH, Urt. v. 16.9.2015, C-215/14, Rn. 52-55 – KitKat, juris). Die Vorschrift enthält nicht nur einen Schutzausschlussgrund für das Muster in seiner Gesamtheit, sondern auch einen “Schutzerschwerungsgrund” in dem Sinn, dass auch einzelne Merkmale des Musters, die funktional oder technisch bedingt sind, bei der Prüfung von Schutzfähigkeit und Schutzumfang “ausgeblendet” werden müssen (vgl. Senat, GRUR-RR 2016, 234, Rn. 13 – Einkaufswagenchip; OLG Düsseldorf, Urt. v. 3.4.2007 – I-20 U 128/06, juris; Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl., Rdz. 7, 8 zu Art. 8). Die Übereinstimmung zwischen Klagedesign und angegriffener Ausführungsform allein in ausschließlich technisch bedingten Merkmalen kann daher den Vorwurf der Designverletzung nicht begründen.

b) Nach der zwischenzeitlich ergangenen EuGH-Entscheidung “DOCERAM” sind Merkmale ausschließlich durch ihre technische Funktion bedingt, wenn bei objektiver Beurteilung diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor ist. Auf das Bestehen alternativer Gestaltungsmöglichkeiten für die technische Funktion kommt es nicht an (EuGH GRUR 2018, 612 [BGH 11.01.2018 – I ZR 85/17] Rn. 17-35 – DOCERAM). Der Ausschlussgrund greift ein, wenn “das Bedürfnis, eine technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses zu erfüllen, der einzige Faktor ist, der den Entwerfer dazu bewogen hat, sich für ein bestimmtes Erscheinungsmerkmal dieses Erzeugnisses zu entscheiden, während anderweitige Erwägungen – insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung des Erzeugnisses zusammenhängen – bei der Entscheidung für dieses Merkmal keine Rolle gespielt haben” (aaO Rn. 26). Es kommt also darauf an, ob die Erscheinungsmerkmale des fraglichen Erzeugnisses bei objektiver Beurteilung nur mit dem Ziel gewählt wurden, dass dieses Erzeugnis eine bestimmte technische Funktion erfüllen soll, oder ob ihnen ein “ästhetischer Überschuss” zukommt.

c) Das Widerklagedesign zeigt ein Penisextensionsgerät. Der Gesamteindruck wird – entsprechend den Angaben der Beklagten in der Klageerwiderung – durch die folgenden Merkmale bestimmt:

1. Der Stützring ist kreisringförmig und weist eine gegenüber ihrer Ringbreite flache Bauhöhe auf;

2. Auf der ansonsten glatten Ringoberfläche sind an gegenüberliegenden Punkten mittig zwei Gelenke angebracht, an denen jeweils eine Streckstange ansetzt;

3. Die beiden Streckstangen halten jeweils über einen zylindrischen Aufsatz eine Auflageplatte, welche zwischen den Streckstangen gewölbt ist, wobei die Wölbung eine harmonische Fortführung der Rundung des jeweiligen zylindrischen Aufsatzes bildet;

4. Die Auflageplatte weist zwei längliche Schlitze auf, die parallel zu den Streckstangen verlaufen, wobei der Abstand zwischen den beiden parallelen länglichen Schlitzen in etwa dem Abstand eines Schlitzes zur nächstliegenden Streckstange entspricht;

5. Der flache Riemen mit einer Breite, welche in etwa der Länge der beiden Schlitze entspricht, weist zwei sich ohrenartig aus der äußeren Riemenoberfläche tretende, halbovale Griffe auf, deren Abstand zueinander und jeweils zu dem nächstliegenden Riemenende etwa gleich ist, so dass der Riemen in drei Abschnitte aufgeteilt wird;

6. Die äußere Riemenoberfläche weist mehrere linienförmige, parallele Erhebungen auf, die auf den beiden äußeren der drei Abschnitte zwischen dem Griff und einem Riemenende äquidistant verteilt sind.

Diese Merkmale müssen jedoch als ausschließlich technisch bedingt in dem unter b) dargestellten Sinn eingestuft werden.

Ein Indiz für diese Einschätzung ist bereits, dass diese Merkmale zugleich Bestandteile des von der Beklagten beanspruchten Patents sind (vgl. zu dieser Indizwirkung – im Markenrecht – auch BPatG GRUR 2018, 522 – Nespresso-Kapsel). Sämtliche Merkmale sind aus den Zeichnungen der Patentschrift (etwa Fig. 1 gemäß der Abbildung oben S. 14) ersichtlich und werden hinsichtlich ihrer technischen Funktion in der Beschreibung mit entsprechenden Bezugsziffern erläutert. Es erscheint eher fernliegend, dass in einer Zeichnung, mit der in dieser Weise die technische Bedeutung einer Vorrichtung und ihrer Merkmale beschrieben wird, ein “ästhetischer Überschuss” im oben genannten Sinn enthalten ist. Diese Einschätzung wird auch bei näherer Befassung mit den in Rede stehenden Merkmalen bestätigt.

Der kreisringförmige Stützring mit flacher Bauhöhe (Merkmal 1) dient dazu, das Gerät nach dem Anlegen auf dem den Penis umgebenden Teil des Körpers abzustützen. Die auf dem Stützring angebrachten Streckstangen (Merkmal 2) sorgen dafür, dass der Penis nach dem Anlegen des Geräts in dem gewünschten Ausmaß gestreckt werden kann. Die gewölbte Auflageplatte (Merkmal 3) und der Riemen (Merkmal 5) bilden gemeinsam das an den Streckstangen anzubringende Befestigungsmittel, welches den Penis in ausreichend fester und zugleich schonender Form umschließt. Dazu werden die beiden abgerundeten Enden des Riemens in die hierzu passenden Schlitze der Auflageplatte (Merkmal 4) eingeführt und mit Hilfe der auf dem Riemen angebrachten linienförmigen Erhebungen gemäß Merkmal 6 (Raststege) arretiert, wobei unter den vorhandenen mehreren Raststegen der für den Penis geeignete ausgewählt werden kann. Die auf dem Ring angebrachten halbovalen (“ohrenartigen”) Griffe (Merkmal 4) dienen dazu, die Handhabung des Riemens beim Anlegen und Ablegen des Geräts zu erleichtern.

Keines dieser Merkmale lässt einen “ästhetischen Überschuss” in dem oben unter b) dargestellten Sinn erkennen. Bei objektiver Beurteilung ist vielmehr davon auszugehen, dass sämtliche Merkmale gewählt wurden, um die jeweils erläuterte technische Funktion zu erfüllen. Dies gilt auch für die “ohrenartigen” halbovalen Griffe auf dem Riemen, deren Gestaltung ersichtlich dazu dient, einerseits genügend Angriffsfläche bei der Handhabung zu bieten und andererseits das Gerät nicht mit zu großen Widerständen zu versehen, die unter der Bekleidung oder einer Abdeckung als störend empfunden werden könnten.

Die Übereinstimmung zwischen Widerklagedesign und angegriffener Ausführungsform in diesen Merkmalen kann daher den Vorwurf der Designverletzung nicht rechtfertigen.

d) Für die vorgenommene Beurteilung des Schutzumfangs ist es unerheblich, ob das Widerklagedesign im Hinblick auf die als ausschließlich technisch bedingt angesehenen Merkmale überhaupt schutzfähig ist (bejaht vom DPMA mit Beschl. v. 12.3.2018, Anlage B61, Bl. 752 d.A.). Zwar hat der Senat als Verletzungsgericht von der Schutzfähigkeit des Widerklagedesigns auszugehen, nachdem die Klägerin ihre Widerwiderklage in der Berufung nicht mehr weiterverfolgt (§ 52a DesignG). Dem steht jedoch nicht entgegen, dass bei der Beurteilung des Schutzumfangs auch Gesichtspunkte berücksichtigt und vom Verletzungsgericht eigenständig bewertet werden, die für die Frage der Schutzfähigkeit ebenfalls von Bedeutung sind. Dies gilt jedenfalls, solange die angegriffene Verletzungsform nicht in jeder Hinsicht identisch mit dem als schutzfähig anzusehenden Klagedesign ist (vgl. hierzu Senat Urt. v. 3.3.2016 – 6 U 34/15 – Handyhülle, juris-Rn. 30 sowie – für das Markenrecht – BGH GRUR 2008, 905 [BGH 29.05.2008 – I ZB 54/05] Rn. 20 – Pantohexal m.w.N.). Eine solche vollständige Identität ist hier nicht gegeben, weil jedenfalls die Auflageplatte der angegriffenen Ausführungsform deutliche Unterschiede gegenüber der Auflageplatte gemäß dem Widerklagedesign aufweist.

3. Ein Anspruch aus § 4 Nr. 3 UWG ist ebenfalls nicht gegeben. Misst man dem Produkt der Beklagten wettbewerbliche Eigenart zu, besteht diese jedenfalls nur zu einem geringen Grad. Zwar kann sich die wettbewerbliche Eigenart auch auf solche Merkmale erstrecken, die eine technische Funktion erfüllen, sofern die Merkmale nicht technisch notwendig, sondern austauschbar sind (BGH GRUR 2015, 909 [BGH 22.01.2015 – I ZR 107/13] Rn. 23 – Exzenterzähne). Gleichwohl hebt sich die Gestaltung der Beklagten nicht sehr weit von vorbekannten Formen ab (vgl. LGU 27 – 29). Es ist nicht ersichtlich, welche Merkmale so prägnant sind, dass sie bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine Herkunftsvorstellung hervorrufen. Der Grad der Nachahmung ist ebenfalls gering. Insoweit kann nur auf solche Merkmale abgestellt werden, die sich von vorbekannten Formen abheben. Gegen eine Herkunftstäuschung zum Kaufzeitpunkt spricht schon – wie das Landgericht zu Recht angenommen hat – dass das angegriffene Produkt unter einer vom Originalprodukt abweichenden Marke in den Verkehr gebracht wird. Eine Herkunftstäuschung würde außerdem einen gewissen Grad an Bekanntheit des Originalprodukts voraussetzen. Auch davon kann nicht ausgegangen werden, wie das Landgericht zu Recht ausgeführt hat. Jedenfalls in der Gesamtabwägung reichen der Grad der wettbewerblichen Eigenart und der Nachahmung nicht aus, um einen Wettbewerbsverstoß zu begründen. Auch der Tatbestand der Rufausbeutung (§ 4 Nr. 3b UWG) ist nicht gegeben. Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte für eine sog. “post sale confusion”, wie sie etwa beim Tragen eines Uhren-Blenders am Handgelenk eines Verbrauchers entstehen kann. Der “B” wird verdeckt getragen. Es ist schwerlich vorstellbar, dass dabei Assoziationen an das “Original”-Produkt der Beklagten geweckt werden. Außerdem fehlt es an Anhaltspunkten für eine gewisse Bekanntheit und damit an einen “guten Ruf”, der ausgebeutet oder beeinträchtigt werden könnte.

4. Eine Verletzung des angeblichen ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechts an der Gestaltung der Beklagten scheidet ebenfalls aus. Es bestehen schon Zweifel an der Schutzfähigkeit. Es ist nicht ersichtlich, welche Merkmale die notwendige Schöpfungshöhe für ein Werk der angewandten Kunst begründen sollen. Jedenfalls fehlt es aus den gleichen Gründen wie beim Design an einer Verletzung des angeblichen Urheberrechts. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden.

5. Mangels einer Rechtsverletzung stehen der Beklagten auch keine Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunftserteilung zu (Anträge zu II. 2., 3.).

II. Klage

Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 I BGB wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung ihrer Abnehmer zu. Insoweit hat die Berufung Erfolg. Das Urteil des Landgerichts ist abzuändern und die Klage abzuweisen.

1. Die unberechtigte Verwarnung aus einem gewerblichen Schutzrecht kann unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. Das dem Schutzrechtsinhaber verliehene Ausschließlichkeitsrecht schließt jeden Wettbewerber von der Benutzung des Schutzgegenstands aus. Beansprucht er Schutz in einem Umfang, der ihm nicht zusteht, muss er für den hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen (BGH, Beschl. v. 15.7.2005 – GSZ 1/04, BGHZ 164, 1 Rn. 15 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Die Verwarnung von Abnehmern eines angeblich schutzrechtsverletzenden Produkts ist zugleich ein Eingriff in das Unternehmen des Herstellers.

2. Die Klägerin ist Herstellerin des Produkts “A”, das sie über das Internet und über den Erotikfachhandel vertrieben hat (Anlagen K1, K2, K44.1, K44). Die X Vertriebs GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Y AG. Sie vertrieb das Produkt “A” in Deutschland. Mit Anwaltsschreiben vom 25.9.2009 mahnte die Beklagte die X wegen Verletzung des deutschen Designs Nr. … und des Europäischen Patents EP … ab (Anlage K4). Die Verwarnung war hinsichtlich beider Schutzrechte unberechtigt. Das angegriffene Produkt verletzt weder das Patent, soweit es im Nichtigkeitsverfahren aufrechterhalten wurde, noch das Design. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen zur Widerklage Bezug genommen werden.

3. Für die Frage der Rechtmäßigkeit der Abmahnung kommt es nicht darauf an, ob die angegriffene Ausführungsform von dem Patentanspruch 1 in seiner ursprünglichen Form Gebrauch machte. Im von der Klägerin angestrengten Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG wurde der Patentanspruch 1 im Hinblick auf das Erfordernis der distalen Anschlagsplatte beschränkt. Im Übrigen wurde das Patent für nichtig erklärt. Aufgrund der Rückwirkung der Teillöschung war die auf den ursprünglich weiteren Anspruch 1 gestützte Abmahnung von Anfang an unberechtigt (vgl. §§ 22 II, 21 III PatG). Sie war entgegen der Auffassung der Beklagten nicht bis zum Zeitpunkt der Nichtigerklärung berechtigt.

4. Die Beklagte hat jedoch den Eingriff in das Unternehmensrecht der Klägerin nicht verschuldet. Dies gilt jedenfalls, soweit die Abmahnung auf eine Patentverletzung gestützt war.

a) Der anzuwendende Sorgfaltsmaßstab hängt von der Art des Schutzrechts und von der Person des Abgemahnten ab. Eine besonders sorgfältige Prüfung einer möglichen Verletzung ist bei der Verwarnung von Abnehmern geboten. Der abgemahnte Abnehmer, der auf Konkurrenzprodukte oder andere Lieferanten ausweichen kann, ist erfahrungsgemäß leichter geneigt, sich der Verwarnung zu beugen und auf diese Weise einem Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen (OLG Frankfurt, Urt. v. 26.5.2015 – 11 U 18/14, Rn. 40, juris; BGH GRUR 1974, 290 [BGH 11.12.1973 – X ZR 14/70] – Maschenfester Strumpf, Rn. 46, Juris). Was die Schutzfähigkeit des Schutzrechts angeht, kann sich allerdings der Inhaber bei behördlich geprüften Schutzrechten wie dem Patent grundsätzlich auf die Erteilungsentscheidung des Patentamtes verlassen (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.3.2010 – I-2 U 142/08, Rn. 105, juris; BGH, GRUR 2006, 432, 433 [BGH 19.01.2006 – I ZR 98/02] – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II). Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Patentinhaber weitergehende Kenntnisse als die Erteilungsbehörden über den Stand der Technik hat, diese Kenntnisse aber zurückhält, oder wenn ihm möglicherweise der Schutzfähigkeit entgegenstehendes Material nachträglich bekannt geworden ist und er wusste, dass dieses Material der Schutzfähigkeit des Streitpatents entgegensteht, oder er sich dieser Erkenntnis in vorwerfbarer Weise verschlossen hat (BGH, Urt. v. 21.12.2005 – X ZR 72/04, Rn. 18 – Detektionseinrichtung II). Erhöhte Sorgfaltsanforderungen gelten bei ungeprüften Schutzrechten wie dem Designrecht. Eine gewissenhafte Prüfung, dass das Schutzrecht besteht, reicht insoweit nicht aus. Der Verwarnende muss alles ihm billigerweise Zumutbare getan haben, um zu einer objektiv richtigen Beurteilung der Schutzrechtslage zu gelangen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 6.3.2014 – I-2 U 90/13, Rn. 42, juris; Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 36. Aufl., § 4 Rn. 4.180a).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen kann der Beklagten kein Verschuldensvorwurf gemacht werden, soweit die Abmahnung auf die Verletzung des Patents gestützt war. Das Patent hatte zum Zeitpunkt der Abmahnung noch in seiner ursprünglichen Fassung Bestand. Es ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte zum Abmahnzeitpunkt über einen besseren Erkenntnisstand als die Eintragungsbehörde verfügte. Der ursprüngliche Patentanspruch 1 erforderte nicht das bei der angegriffenen Ausführungsform allein fehlende Merkmal der distalen Anschlagsplatte. Auch bei sorgfältiger Prüfung lag daher die Auffassung nahe, dass die angegriffene Ausführungsform von den Merkmalen des ursprünglichen Patentanspruchs 1 wortsinngemäß Gebrauch macht. Entgegen der Auffassung der Klägerin fehlt es nicht an der Verwirklichung des Merkmals M4. Die angegriffene Ausführungsform weist ein am distalen Ende der Streckstange gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel auf.

c) Ein Verschulden ergibt sich entgegen der Ansicht des Landgerichts auch nicht daraus, dass die Beklagte ihre Abmahnung nicht zurückgenommen hat, nachdem Zweifel am Rechtsbestand des Patents aufgekommen sind.

aa) Eine Unterlassung stellt sich nur dann als eine unerlaubte Handlung dar, wenn eine Verpflichtung zum Handeln bestand. Die Pflicht kann sich aus vorangegangenem Tun – hier der rechtswidrigen Abmahnung – ergeben. Dies setzt jedoch ein Bewusstsein oder jedenfalls eine schuldhafte Unkenntnis hinsichtlich der Rechtswidrigkeit voraus. Nach der Rechtsprechung des BGH darf sich ein Schutzrechtsinhaber, der eine Verwarnung ausgesprochen hat, nicht damit begnügen, die Sach- und Rechtslage nur vor Absendung des Verwarnungsschreibens zu prüfen. Er sei zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen gehalten, den einmal eingenommenen Standpunkt bei Bekanntwerden neuer Umstände zu überprüfen. Das gelte umso mehr, wenn sich die Verwarnung auch an Abnehmer gerichtet habe, diese der Verwarnung Folge geleistet haben und dadurch offenbar sei, dass dem verwarnten Hersteller ein fortlaufender Nachteil entsteht (BGH, Urt. v. 14.2.1978 – X ZR 19/76, Rn. 47 – Fahrradgepäckträger II, juris). Der zitierten Entscheidung lagen besondere Umstände zugrunde. Es waren bereits Urteile ergangen, die eine Patentverletzung verneinten. Der Abnehmer hatte signalisiert, dass er eigentlich gerne den Bezug der Produkte wieder aufnehmen würde.

bb) Im Streitfall bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte von der Rechtswidrigkeit der Abmahnung wissen musste. Auf die Berechtigungsanfrage der Beklagten antwortete die Klägerin mit Schreiben vom 29.10.2009 und vom 30.11.2009 (Anlagen K8, K9). Darin stellte sie die Patentverletzung in Abrede. Dem Design fehle es an der Schutzfähigkeit. Dem Schreiben vom 30.11.2009 war ein englischsprachiges Rechtsgutachten beigefügt, das die Verletzung des Patentanspruchs 1 verneinte und die Schutzfähigkeit des Patents in Frage stellte (Anlage K10). Diese Umstände mussten die Beklagte jedoch nicht veranlassen, am Rechtsbestand ihres Patents und an dessen Verletzung ernsthaft zu zweifeln. Sie konnte sich nach wie vor auf die Prüfung der Eintragungsbehörde verlassen. Die Klägerin hat lediglich einen abweichenden Rechtsstandpunkt mitgeteilt, ohne einen ganz offensichtlichen Fehler im Eintragungsverfahren aufzeigen zu können. Dem Aspekt der unzulässigen Erweiterung gegenüber dem Prioritätsdokument ist selbst das BPatG erst nach mehrmaliger Prüfung und nach zwei abweichenden schriftlichen Hinweisen näher getreten. Ein Sorgfaltsverstoß der Beklagten kann deshalb nicht festgestellt werden. Ein Verschulden kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass die Beklagte die seitens der Klägerin angemeldeten Zweifel in Verhandlungen mit dem Y-Konzern verschwiegen hat. Die Klägerin, die von der Abnehmerverwarnung Kenntnis hatte (vgl. Anlage K11), hatte es in der Hand, ihre Abnehmer selbst über das Rechtsgutachten und die gegen eine Schutzrechtsverletzung sprechenden Gründe zu informieren. Sie ließ das Gutachten ihren Kunden auch zukommen (vgl. Urteil des Landgerichts, S. 9).

5. Soweit die Beklagte die Abmahnung zu Unrecht auf eine Designverletzung gestützt hat, fällt ihr ein Verschulden zur Last. Bei entsprechender Sorgfalt hätte sie erkennen können, dass der Schutzbereich die angegriffene Ausführungsform das Design nicht erfasst. Insoweit fehlt es jedoch an der Kausalität der Rechtsverletzung für die geltend gemachten Schäden. Es ist davon auszugehen, dass die Fa. X – und in der Folge die Fa. C und andere Unternehmen des Y Konzerns – schon allein aufgrund der behaupteten Patentverletzung vom weiteren Bezug des A Abstand nahmen. Auf die zusätzliche Behauptung der Designverletzung kam es daher nicht an. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht daher nicht.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 I, 97 I, 101 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Der Berufungsstreitwert setzt sich aus dem vom Landgericht zugesprochenen Betrag (€ 254.798,51), dem mit € 150.000,00 bemessenen Wert der Hauptansprüche der Widerklage (vgl. Protokoll vom 15.3.2018) sowie einem Erhöhungsbetrag von € 15.000,00 für die mit der Widerklage hilfsweise geltend gemachten Ansprüche zusammen.

IV. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Entscheidung beruht auf einer Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung stellten sich nicht.