OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.11.2020 – 2 U 63/19

OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.11.2020 – 2 U 63/19
Tenor
I. Die Berufung der Beklagten gegen das am 7. November 2019 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass es unter Ziffer I.4. des landgerichtlichen Tenors nunmehr heißt:

„die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder im Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse entsprechend vorstehender Ziff. I.1. nach ihrer Wahl zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben,

wobei der Beklagten gestattet ist, nach ihrer Wahl lediglich die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz befindlichen ersten Teilelemente eines Verbindungselements entsprechend vorstehender Ziff. I.1. nach ihrer Wahl zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben

oder

die ersten Teilelemente, statt sie zu vernichten, in der Form umzugestalten, dass statt einer ersten, als Langloch ausgeführten Öffnung eine erste Öffnung eingebracht wird, die als Rundloch ausgeführt ist.“

II. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte.

III. Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000,- € festgesetzt.

Gründe
I.

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP …9 B1 (nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Erstattung vorgerichtlicher Kosten sowie auf Feststellung der Schadenersatz- und Entschädigungspflicht dem Grunde nach in Anspruch.

Das Klagepatent wurde am 25. Januar 2008 unter Inanspruchnahme der Priorität der DE …62 vom 25. Januar 2007 in deutscher Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 30. Juli 2008. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 11. März 2015 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft. Mit Urteil vom 11. April 2019 hielt das Bundespatentgericht das Klagepatent auf eine Nichtigkeitsklage der Beklagten hin beschränkt aufrecht. Hinsichtlich des vollständigen Inhalts dieser Entscheidung wird auf die Anlage HKLW 15 Bezug genommen. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes über die durch die Beklagte hiergegen eingelegte Berufung steht noch aus.

Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „Bodenbelag“. Sein Patentanspruch 1 ist in der durch das Bundespatentgericht aufrechterhaltenen und vorliegend allein streitgegenständlichen Fassung folgt formuliert:

„Verbindungselement (24) für einen Bodenbelag (20), bestehend aus einem ersten Teilelement (26) und einem zweiten Teilelement (28), wobei die Teilelemente Hohlkammern und jeweils Verbindungsöffnungen (34) aufweisen, über die sie mit einem Verbindungsmittel (36) miteinander verbindbar sind und die im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal (38) ausbilden, in dem ein Verbinder (40) angeordnet ist, wobei der Verbinder ebenfalls eine Verbindungsöffnung (34) für das Verbindungsmittel (36) aufweist, und der Verbinder (40) aus dem Verbindungselement (24) derart seitlich herausragt, dass er in einen Verbindungskanal (38) eines benachbarten Verbindungselementes (24) einführbar ist und sich dort ebenfalls ein Verbindungsmittel (36) durch eine zweite Verbindungsöffnung (34) erstrecken kann, so dass zwei nebeneinander angeordnete Verbindungselemente (24) über den Verbinder (40) miteinander verbindbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

– die Verbindungsöffnung (34) des ersten Teilelementes (26) durch Öffnen der Hohlkammer (44) gebildet ist, wobei eine der Nutzfläche (21) zugewandte Seite der Hohlkammer (44) eine erste Öffnung (48) aufweist, die als Langloch ausgeführt ist und in ihren Abmessungen eine untere, dem zweiten Teilelement (28) zugewandte zweite Öffnung (50) der Hohlkammer (44), die ebenfalls als Langloch ausgeführt ist, übersteigt,

– das Verbindungsmittel (36) derartige Abmessungen aufweist, dass es vollständig innerhalb des Verbindungselements (24) angeordnet ist und nicht über eine Nutzfläche (21) des Bodenbelags (20) vorsteht.“

Die nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Figuren 4, 5 sowie 9 bis 13 der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele.

Bei Figur 4 handelt es sich um eine Prinzipskizze eines Bodenbelags von oben.

In Figur 5 sind zwei Teilelemente im Schnitt und von oben zu sehen.

Bei den Figuren 9 bis 11 handelt es sich um Darstellungen der Teilelemente bzw. des Verbindungselements im Schnitt II-II in Figur 5.

Figur 12 zeigt schließlich einen erfindungsgemäßen Verbinder, der in Figur 13 eingesetzt in zwei Teilelemente zu sehen ist.

Die Beklagte bietet an, verwendet und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Verbindungsstücke für Bodensegmente eines Bodenbelags. Die konstruktive Gestaltung der Verbindungsstücke ist in den nachstehenden Abbildungen wiedergegeben. Mit der Klage sind diese Verbindungsstücke angegriffen (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die folgenden Abbildungen zeigen das obere und untere Teilelement des angegriffenen Verbindungsstücks, jeweils im Eingriff mit einem Bodensegment.

Wie die beiden Teilelemente übereinander angeordnet und mit einer Schraube verbunden sind, lässt sich den folgenden Abbildungen entnehmen:

Schließlich ist im Folgenden die stirnseitige Verbindung zweier Verbindungsstücke mittels eines Metallstreifens zu sehen, wobei das obere Teilelement des vorderen Verbindungsstücks fehlt.

Die Klägerin sieht im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbar wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents. Sie mahnte die Beklagte daher mit einem patentanwaltlichen Schreiben vom 15. Februar 2017, hinsichtlich dessen vollständigen Inhalts auf die Anlage HKLW 7 Bezug genommen wird, erfolglos ab.

Nach Auffassung der Beklagten, die erstinstanzlich um Klageabweisung, hilfsweise um Aussetzung gebeten hat, ist eine Verurteilung zum Rückruf und zur Vernichtung unverhältnismäßig. Die angegriffene Ausführungsform könne auch patenfrei eingesetzt werden. Jedenfalls lasse sie sich in eine patentfreie Ausführung umgestalten. Zumindest sei das Verfahren vor dem Hintergrund des durch die Beklagte angestrengten, das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen. Das im Nichtigkeitsverfahren erstinstanzlich ergangene Urteil beruhe offensichtlich auf einem Rechtsfehler. Insbesondere habe das Bundespatentgericht die Inanspruchnahme der Priorität unter Zugrundelegung eines falschen Prüfungsmaßstabes zu Unrecht angenommen.

Mit Urteil vom 7. November 2020 hat das Landgericht Düsseldorf eine Verletzung des Klagepatents bejaht und wie folgt erkannt:

I. Auf den Hilfsantrag zu Ziffer I. 4. wird die Beklagte verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft im Hinblick auf die Beklagte an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

ein Verbindungselement für einen Bodenbelag, bestehend aus einem ersten Teilelement und einem zweiten Teilelement, wobei die Teilelemente Hohlkammern und jeweils Verbindungsöffnungen aufweisen, über die sie mit einem Verbindungsmittel miteinander verbindbar sind und die im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal ausbilden, in dem ein Verbinder angeordnet ist, wobei der Verbinder ebenfalls eine Verbindungsöffnung für das Verbindungsmittel aufweist, und der Verbinder aus dem Verbindungselement derart seitlich herausragt, dass er in einen Verbindungskanal eines benachbarten Verbindungselementes einführbar ist und sich dort ebenfalls ein Verbindungsmittel durch eine zweite Verbindungsöffnung erstrecken kann, so dass zwei nebeneinander angeordnete Verbindungselemente über den Verbinder miteinander verbindbar sind,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen die Verbindungsöffnung des ersten Teilelements durch Öffnen der Hohlkammer gebildet ist, wobei eine der Nutzfläche zugewandte Seite der Hohlkammer eine erste Öffnung aufweist, die als Langloch ausgeführt ist und in ihren Abmessungen eine untere, dem zweiten Teilelement zugewandte zweite Öffnung der Hohlkammer, die ebenfalls als Langloch ausgeführt ist, übersteigt, und das Verbindungsmittel derartige Abmessungen aufweist, dass es vollständig innerhalb des Verbindungselements angeordnet ist und nicht über eine Nutzfläche des Bodenbelags vorsteht;

2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 11. März 2015 begangen hat, und zwar unter Angabe:

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30. August 2008 begangen hat, und zwar unter Angabe:

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger;

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) ab dem 11. April 2015: der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

4. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder im Eigentum der Beklagten befindlichen ersten Teilelemente eines Verbindungselements entsprechend vorstehend I. 1. nach ihrer Wahl zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben,

wobei der Beklagten gestattet ist, die ersten Teilelemente, statt sie zu vernichten, in der Form umzugestalten, dass statt einer ersten Öffnung, die als Langloch ausgeführt ist, eine erste Öffnung eingebracht wird, die als Rundloch ausgeführt ist;

5. die seit dem 12. März 2015 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse entsprechend vorstehend I. 1. gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen,

wobei der Beklagten gestattet ist, denjenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, auch anzubieten, anstatt das Erzeugnis gegen Erstattung des Kaufpreises an die Beklagte zurückzugeben, die ersten Teilelemente in der Form umzugestalten, dass statt einer ersten Öffnung, die als Langloch ausgeführt ist, eine erste Öffnung eingebracht wird, die als Rundloch ausgeführt ist;

6. an die Klägerin 8.393,80 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 24. Juni 2017 zu zahlen.

II. Es wird festgestellt,

1. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin für die zu I. 1. bezeichneten und in der Zeit vom 30. August 2008 bis zum einschließlich 11. April 2015 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

2. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten und seit dem 12. April 2015 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Unstreitig mache die angegriffene Ausführungsform von sämtlichen Merkmalen des streitgegenständlichen Patentanspruchs Gebrauch. Der Klägerin stünden daher die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Erstattung außergerichtlicher Kosten, Schadenersatz und Entschädigung zu. Allerdings habe die Klägerin nur einen Anspruch auf Teilvernichtung. Die vollständige Vernichtung der gesamten angegriffenen Ausführungsform, bestehend aus den beiden Verbindungselementen, dem Verbinder und den Verbindungsmitteln, sei unverhältnismäßig. Ausreichend sei die Vernichtung des ersten Teilelements der angegriffenen Verbindungselemente, wobei der Beklagten nach ihrer Wahl die Möglichkeit bleibe, die bestehenden ersten Teilelemente durch die Einbringung eines Rund- statt eines Langlochs derart abzuändern, dass sie vom Vernichtungstenor nicht mehr erfasst würden. Die Vernichtung des ersten Teilelements der angegriffenen Ausführungsform beseitige deren patentverletzenden Zustand unmittelbar. Sie sei kostengünstiger und damit wirtschaftlicher als die Vernichtung der gesamten angegriffenen Ausführungsform. Das zweite Teilelement einschließlich der Verbinder und Verbindungsmittel werde bei einer solchen Teilvernichtung nicht bedeutungslos. Es bestehe vielmehr die Gelegenheit, ein erstes, nicht patentverletzendes Teilelement herzustellen und zu verwenden, indem beispielsweise ein massives Teilelement ohne Hohlkammer verwendet werde.

Davon ausgehend stehe es der Beklagten frei, das erste Teilelement, statt es zu vernichten und erneut (patentfrei) herzustellen, unmittelbar so umzugestalten, dass es vom Vernichtungsanspruch nicht mehr erfasst werde. Die Einbringung eines Rund- statt eines Langlochs als erste Öffnung im ersten Teilelement stelle insofern ein milderes, geeignetes Mittel dar. Ob eine Gestaltung mit Rundloch als erste Öffnung eine Patentverletzung nach den Grundsätzen der Äquivalenz darstelle, bedürfe keiner Entscheidung. Es sei an dieser Stelle nur zu beurteilen, ob eine Verurteilung zur Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform verhältnismäßig sei. Bestehe ein geeignetes milderes Mittel, welches aus dem geltend gemachten Verletzungsvorwurf führe, könne mit Blick auf die begehrte Verurteilung wegen einer wortsinngemäßen Verletzung die Verhältnismäßigkeit nicht mehr bejaht werden, selbst wenn es sich bei der abgewandelten Ausführungsform um ein Äquivalent zum Gegenstand des Klagepatents handele. Insofern wäre der Beklagten nur ein Weg aus dem konkreten Vernichtungsanspruch gewiesen, wobei sie das Risiko einer weiteren Patentverletzung durch die abgewandelte Ausführungsform trage. Die weiteren von der Beklagten dargestellten Möglichkeiten, die angegriffene Ausführungsform abzuwandeln, stellten keine geeignete Alternative zur (Teil-) Vernichtung dar. Soweit die Beklagte anführe, statt Teilelementen mit Hohlkammern könnten massive Teilelemente Verwendung finden, sei nicht vorgetragen und auch nicht sonst ersichtlich, dass sich die angegriffene Ausführungsform unschwer in einen solchen Zustand versetzen ließe. Vielmehr sei davon auszugehen, dass solche Profile ohnehin neu hergestellt werden müssten, so dass die noch vorhandenen erfindungsgemäßen Teilelemente zu vernichten seien. Im Hinblick auf eine Gestaltung, bei der die Verbindungsmittel nicht vollständig innerhalb des Verbindungselementes angeordnet seien, lasse sich mangels konkreten Vortrags nicht beurteilen, wie dies bewerkstelligt werden solle. Möglich sei eine Veränderung des ersten Teilelements oder die des Verbindungsmittels. Jedenfalls die zweite Variante komme nicht in Betracht, da die angegriffenen Teilelemente unschwer wieder mit Verbindungsmitteln versehen werden könnten, die nicht über die Nutzfläche hervorstehen.

Soweit sich die Beklagte demgegenüber darauf berufe, die angegriffene Ausführungsform sei auch patentfrei verwendbar, so dass eine Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform bereits vor diesem Hintergrund unverhältnismäßig sei, greife dies nicht durch. Der geltend gemachte Patentanspruch sei ein Vorrichtungsanspruch, der ein Verbindungselement für einen Bodenbelag schütze. Bereits die Existenz der angegriffenen Verbindungselemente mit dem Verbinder und Verbindungselementen im unverbauten Zustand stelle eine Patentverletzung dar, solange sie geeignet seien, patentgemäß verwendet werden zu können.

Der vollumfängliche Rückruf sei, anders als eine vollständige Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform, verhältnismäßig. Der Abnehmer habe ohne das erste Teilelement keine Verwendung für das verbleibende zweite Teilelement einschließlich der Verbinder und Verbindungsmittel. Er sei vielmehr faktisch gehalten, bei der Beklagten (patentfrei) erste Teilelemente zu ordern. Dies widerspräche jedoch Sinn und Zweck des Rückrufanspruchs. Dem Abnehmer müsse die Möglichkeit gegeben werden, die patentverletzende Ausführungsform nach seiner Wahl zurückzugeben und eine patentgemäße Gestaltung aus einer berechtigten Quelle zu erwerben. Zugleich müsse der Patentinhaber die Gelegenheit haben, gegebenenfalls seine Produkte in die Vertriebswege zu bringen. Allerdings bleibe es der Beklagten unbenommen, neben dem vollständigen Rückruf der angegriffenen Ausführungsform auch eine patentfreie Gestaltung anzubieten.

Für eine Aussetzung bestehe kein Anlass, nachdem sich das Bundespatentgericht bereits ausführlich und aus Sicht der Kammer zumindest vertretbar mit der Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Priorität auseinandergesetzt habe.

Gegen dieses, ihren Prozessbevollmächtigten am 7. November 2019 zugestellte Urteil hat die Beklagte mit anwaltlichem Schriftsatz vom 9. Dezember 2019 Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung und hilfsweise Aussetzung weiterverfolgt.

Sie wiederholt und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht insbesondere geltend:

Sowohl die durch das Landgericht angeordnete Vernichtung als auch die Verpflichtung zum Rückruf seien unverhältnismäßig. Die angegriffene Ausführungsform bestehe aus Einzelteilen, die regelmäßig zu patentfreien Verbindungselementen zusammengebaut würden. Die bloße Möglichkeit, diese Einzelteile auch klagepatentgemäß zusammenzubauen, sei nicht ausreichend, um zusätzlich zum gerichtlichen Verbot der klagepatentgemäßen Benutzung die vom Landgericht angeordnete Teilvernichtung zu rechtfertigen. Es existiere kein Projekt, bei dem die angegriffene Ausführungsform klagepatentgemäß zusammengebaut sei. Da die angegriffene Ausführungsform aus Einzelteilen bestehe, die regelmäßig patentfrei zusammengebaut verwendet würden, sei selbst eine Teilvernichtung unverhältnismäßig. Insbesondere bestehe auch nicht die Gefahr, dass durch die Beklagte oder Dritte ein patentgemäßer Zustand hergestellt werde. Die Beklagte verkaufe die angegriffene Ausführungsform nicht; diese werde – unstreitig – nur vermietet. Zudem verlege die Beklagte die angegriffene Ausführungsform stets selbst, lasse sie nicht vom Kunden zusammenbauen und schließe einen Umbau durch die Kunden vertraglich aus. Es bestehe keine Gefahr, dass die Kunden der Beklagten einen klagepatentgemäßen Zustand während der Miete eigenständig herbeiführen könnten. Ein eigenständiger Umbau wäre nicht nur vertragswidrig, sondern sei nach erfolgter Verlegung praktisch ausgeschlossen. Die großen Bodenplatten seien ohne die erforderlichen Geräte zu unhandlich, um von den Mietern einfach auseinandergenommen und klagepatentgemäß zusammengesetzt zu werden. Gegen die somit allein mögliche Herbeiführung eines patentgemäßen Zustandes durch die Beklagte sei die Klägerin bereits ausreichend durch das gerichtliche Verbot geschützt.

Jedenfalls wäre eine eventuelle Vernichtungsanordnung auf den Verbinder der angegriffenen Ausführungsform zu richten. Die Vernichtung des Verbinders sei gegenüber der Vernichtung des ersten Teilelements aufgrund der ersichtlich geringeren Material- und Werteinbußen der weniger schwerwiegende Eingriff. Der Verbinder sei kein im Handel erhältliches Bauteil, sondern eine spezielle Anfertigung für die angegriffene Ausführungsform.

Vor diesem Hintergrund sei der Beklagten hinsichtlich des Rückrufs zu gestatten, als weniger belastende Maßnahme alternativ zur Anbringung eines Rundlochs im ersten Teilelement anzubieten, einen etwaig vorhandenen Verbinder aus dem Verbindungskanal zu entfernen.

Zumindest sei der Rechtsstreit vor dem Hintergrund der durch das Bundespatentgericht nicht überzeugend und widersprüchlich begründeten Inanspruchnahme der Priorität auszusetzen. Eine Aussetzung sei auch deshalb veranlasst, weil der im Nichtigkeitsverfahren beschränkte Patentanspruch 1 gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung der „A.“-Paneele nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Das Verbindungselement des „A. Panels“ realisiere sämtliche Merkmale des beschränkten Gegenstands von Patentanspruch 1 einschließlich des Verbinders, der lediglich nicht innenliegend, sondern auf der Nutzfläche des „A. Panels“ aufliegend angeordnet gewesen sei. Eine Lösung über einen innenliegenden Verbinder sei dem Fachmann unstreitig vom „B.-Panel“ bekannt gewesen. Wolle der Fachmann den beim „A. Panel“ oben aufliegenden Verbinder innenliegend anordnen, so wie er es vom „B.-Panel“ gekannt habe, habe er den dafür benötigten Raum, den Verbindungskanal, durch bloße Erhöhung der Längskante des Mutterkanals des „A. Panels“ schaffen können. Diese Maßnahme liege im Griffbereich des Fachmanns. Die dabei erforderliche Anpassung der übrigen Dimensionen des „A. Panels“ sei eine reine Designfrage.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 7. November 2019 – Az.: 4b O 70/17 – aufzuheben und die Klage abzuweisen;

hilfsweise:

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem beim Bundesgerichtshof anhängigen, den deutschen Teil DE …3.4 des europäischen Patents EP …49 betreffenden Nichtigkeitsverfahren – Az.: X ZR 62/19 – auszusetzen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen. Soweit die Beklagte unter dem Gesichtspunkt der vermeintlich fehlenden erfinderischen Tätigkeit eine Kombination der Böden „B.“- und „A. Panel“ diskutiere, habe die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht Muster beider Böden zur Verfügung gestellt, an denen sich das Bundespatentgericht habe orientieren können. Gleichwohl habe das Bundespatentgericht Patentanspruch 1 in der vorliegend streitgegenständlichen Fassung für schutzfähig erachtet. Es handele sich bei den genannten Paneelen um zwei verschiedene Bodensysteme. Der Fachmann habe keinen Anlass, beide Systeme miteinander zu kombinieren, vor allem, weil die Teilelemente beider Systeme aus durch die Klägerin im einzelnen aufgeführten Gründen auch nicht zueinander passten.

Abgesehen davon seien die durch das Landgericht angeordnete Vernichtung und der Rückruf unter Berücksichtigung des Sicherungsinteresses der Klägerin als Patentinhaberin auch verhältnismäßig. Die Ausführung und Verwendung der Verbindungselemente der Beklagten in patentverletzender Weise sei derart naheliegend, dass die Klägerin nicht darauf verwiesen werden könne zu hoffen und darauf zu vertrauen, dass der Verbinder – nachteilig als Stolperfalle ausgeführt – auf dem Verbindungselement angebracht werde. Im Übrigen sei der Verbinder das mit Abstand am kostengünstigsten zu beschaffende Bauteil des Verbindungselements, welches zudem auch einfach herzustellen sei. Entsprechend passende Verbinder dürften im Baumarkt oder im Fachhandel „von der Stange“ gekauft werden können. Schließlich habe die Beklagte bei allen Beteuerungen, das System nur patentkonform einzusetzen, mit einer patentverletzenden Ausführung geworben. Eine Solche sei den Kunden der Beklagten daher bekannt und werde dementsprechend auch nachgefragt.

Die Beklagte ist diesem Vorbringen entgegengetreten.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht in dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagte wegen unmittelbarer Patentverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zum Rückruf, zur Vernichtung und zur Erstattung vorgerichtlicher Kosten verurteilt und die grundsätzliche Schadenersatz- und Entschädigungspflicht der Beklagten festgestellt. Der Klägerin stehen entsprechende Ansprüche aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB i.V.m. Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG zu.

1.

Das Klagepatent betrifft ein Verbindungselement für Bodensegmente eines Bodenbelags.

Nach den einleitenden Bemerkungen in der Klagepatentschrift werden Bodenbeläge vielfach als Bodenschutzsysteme eingesetzt. Sie dienen oftmals auch der Schaffung einer möglichst gleichmäßigen, ebenen Fläche und sorgen damit auch für eine gleichmäßige Lastverteilung. Derartige Bodenbeläge eignen sich als Transportwege oder Bühnenunterbau bei Veranstaltungen, Baustellenzufahrten, Wegverbreiterungen, Montageplattformen und Lagerflächen. Sie können auch zum Schutz sensibler Oberflächen, wie Kopfsteinpflaster oder auf Tartanbahnen in Stadien, vor allem aber auf Rasenflächen, wie Fußballfeldern, eingesetzt werden (Abs. [0002]).

Üblicherweise bestehen Bodenbeläge dieser Art aus einzelnen Bodensegmenten, die mit Hilfe von Verbindungsmitteln vor Ort miteinander verbunden werden. Die Bodensegmente weisen hierfür meist durchgängige Öffnungen auf, die entlang der Längs- und/oder Querseiten angeordnet sind. Bei der Verlegung vor Ort werden die Bodensegmente zunächst aneinandergelegt. Sodann werden geeignete Laschen, die endseitig ebenfalls Öffnungen aufweisen, auf die Öffnungen zweier Bodensegmente aufgelegt, bevor Verbindungsmittel, vorzugsweise Schrauben, durch die Öffnungen hindurchgesteckt und die Laschen mit den untereinander verbundenen Bodensegmenten verschraubt werden (Abs. [0003]).

Eine solche Verbindung ist jedoch mit dem Nachteil verbunden, dass die Laschen und gegebenenfalls auch die Verbindungsmittel gegenüber dem neu geschaffenen Untergrund vorstehen. Dadurch besteht eine erhebliche Stolpergefahr. Auch können Fahrzeuge bzw. deren Reifen oder Ketten beim Überfahren beschädigt werden. Abgesehen davon weisen die Bodensegmente derartiger Systeme ein hohes Gewicht auf. Da sie in vielen Fällen einer Radlast von bis zu 6 t standhalten müssen, sind sie entsprechend massiv ausgeführt, aus Vollmaterial gefertigt oder weisen bei einer Ausführung als Hohlkörper große Wandstärken auf (Abs. [0005]).

Nach der Klagepatentbeschreibung ist ein Verbindungselement mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Patentanspruch 1 aus der US …76 bekannt (Abs. [0006]).

Vor dem geschilderten Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, ein Verbindungselement für einen Bodenbelag zu schaffen, welches eine zuverlässige Verbindung von Bodensegmenten ermöglicht, kostengünstig herstellbar ist und über ein möglichst geringes Gewicht verfügt. Dabei soll die durch den Bodenbelag neu geschaffene Fläche möglichst eben sein und keine vorstehenden Elemente aufweisen. Schließlich soll das Verlegen bzw. Montieren des Bodenbelags und der Verbindungsmittel schnell und einfach sein. (Abs. [0007]).

Zur Lösung dieser Problemstellung sieht Patentanspruch 1 in der durch das Bundespatentgericht aufrechterhaltenen und hier allein streitgegenständlichen Fassung eine Kombination der folgenden Merkmale vor:

1. Verbindungselement (24) für einen Bodenbelag (20).

2. Das Verbindungselement (24) besteht aus einem ersten Teilelement (26) und einem zweiten Teilelement (28), die

2.1. Hohlkammern (44) aufweisen;

2.2. im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal (38) ausbilden, in dem ein Verbinder (40) angeordnet ist;

2.3. jeweils Verbindungsöffnungen (34) aufweisen, über die sie mit einem Verbindungsmittel (35, 37) miteinander verbindbar sind.

2.3.1 Die Verbindungsöffnung (34) des ersten Teilelementes (26) ist durch Öffnen der Hohlkammer (44) gebildet.

3. Eine der Nutzfläche (21) zugewandte Seite der Hohlkammer (44) weist eine erste Öffnung (48) auf, die

3.1. als Langloch ausgeführt ist und

3.2. in ihren Abmessungen eine untere, dem zweiten Teilelement (28) zugewandte zweite Öffnung (50) der Hohlkammer (44), die ebenfalls als Langloch ausgeführt ist, übersteigt.

4. Das Verbindungsmittel (35, 37) weist derartige Abmessungen auf, dass es

4.1. vollständig innerhalb des Verbindungselements (24) angeordnet ist und

4.2. nicht über eine Nutzfläche (21) des Bodenbelags (20) vorsteht.

5. Der Verbinder (40)

5.1. weist ebenfalls eine Verbindungsöffnung (34) für das Verbindungsmittel (35, 37) auf und

5.2. ragt aus dem Verbindungselement (24) derart seitlich heraus, dass er in einen Verbindungskanal (38) eines benachbarten Verbindungselementes (24) einführbar ist.

6. Dort [in dem benachbarten Verbindungselement (24)] kann sich ebenfalls ein Verbindungsmittel (36) durch eine zweite Verbindungsöffnung (34) erstrecken, so dass zwei nebeneinander angeordnete Verbindungselemente (24) über den Verbinder (40) miteinander verbindbar sind.

Zu unterscheiden sind hiernach zwei Befestigungsmaßnahmen:

Das erste (26) und das zweite Teilelement (28) werden mithilfe des Verbindungsmittels (35, 37; z.B. einer Schraube mit Mutter) aneinander befestigt. Damit dies gelingt, weisen beide Teilelemente (26, 28) miteinander fluchtende Langlochöffnungen auf, durch die z.B. der Schraubenhals des Verbindungsmittels (35, 37) hindurchtreten kann. Damit das die Teilelemente zusammenhaltende Verbindungsmittel (z.B. eine Schraube) den Gebrauch des Bodenbelags nicht beeinträchtigt, ist vorgesehen, dass das Verbindungsmittel (35, 37) solche Abmessungen besitzt, dass es vollkommen innerhalb des zwischen den Bodensegmenten angeordneten Verbindungselements (24) aufgenommen werden kann und nicht über die Nutzfläche des Bodenbelags vorsteht.

Der Befestigung zweier nebeneinander angeordneter Verbindungselemente (24) dient der Verbinder (40). Er erstreckt sich von dem Verbindungskanal (38) des einen Verbindungselements (24) bis zu dem Verbindungskanal (38) des anderen, benachbarten Verbindungselements (24) und besitzt jeweils endseitig Durchbrüche, die es erlauben, den Verbinder (40) auf die Verbindungsmittel (35, 37; z.B. einen Schraubenhals) der beiden Verbindungselemente (24) aufzufädeln.

2.

Dass die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch macht, steht auch im Berufungsverfahren zwischen den Parteien zu Recht nicht in Streit. Davon ausgehend hat das Landgericht im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents i.S.v.§ 9 Nr. 1 PatG gesehen. Dass die Beklagte im Hinblick auf diese Schutzrechtsverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zur Erstattung vorgerichtlicher Kosten verpflichtet ist, hat die Kammer im angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt. Gleiches gilt, soweit das Landgericht von einer grundsätzlichen Schadenersatz- und Entschädigungspflicht der Beklagten ausgegangen ist. Der Klägerin stehen entsprechende Ansprüche aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB i.V.m. Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG zu. Darüber hinaus kann die Klägerin von der Beklagten im tenorierten Umfang auch eine Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform sowie deren Rückruf verlangen. Die entsprechenden Ansprüche der Klägerin folgen aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 und 3 PatG. Soweit der Senat den Tenor im Hinblick auf den Vernichtungsanspruch neu formuliert hat, hat dies ausschließlich klarstellenden Charakter.

a)

Ob die Klägerin von der Beklagten die vollumfängliche Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform verlangen kann, bedarf im Berufungsverfahren keiner Entscheidung. Das Landgericht hat den Vernichtungsanspruch erstinstanzlich auf eine Vernichtung der im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz der Beklagten befindlichen ersten Teilelemente eines Verbindungselements beschränkt und der Beklagten zugleich gestattet, die ersten Teilelemente, statt sie zu vernichten, in der Form umzugestalten, dass die erste, als Langloch ausgeführte Öffnung durch ein Rundloch ersetzt wird. Diese Beschränkung des Vernichtungsanspruchs ist durch die Klägerin unangefochten geblieben. Der Senat hat sich daher nur mit dem grundsätzlichen Bestehen des Vernichtungsanspruchs sowie mit der Verhältnismäßigkeit der austenorierten Teil-Vernichtung zu befassen.

aa)

An der grundsätzlichen Verpflichtung der Beklagten zur Vernichtung kann auch unter Berücksichtigung des Vorbringens im Berufungsverfahren kein Zweifel bestehen.

(1)

Davon, dass sich – was Voraussetzung der Zuerkennung des Vernichtungsanspruchs ist – im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Senat (noch) patentverletzende Gegenstände im Besitz oder Eigentum der Beklagten befanden (vgl. hierzu: LG Düsseldorf, InstGE 13, 1 – Escitalopram-Besitz; OLG Düsseldorf Urt. v. 09.05.2019, Az.: I-2 U 66/18, BeckRS 2019, 10841, Rz. 114; Urt. v. 30.07.2020, Az.: I-2 U 31/19; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Abschn. D, Rz. 666), ist auszugehen. Ob Besitz und/oder Eigentum des Verletzers an schutzrechtsverletzenden Erzeugnissen vorhanden ist, ist vom Verletzungsgericht im Erkenntnisverfahren zu klären. Es handelt sich nämlich um eine anspruchsbegründende Tatbestandsvoraussetzung des § 140a Abs. 1 PatG (LG Düsseldorf, InstGE 13, 1 – Escitalopram-Besitz). Im Allgemeinen genügt die Behauptung, dass der Beklagte zu irgendeinem Zeitpunkt nach Erteilung des Patents im Besitz oder Eigentum schutzrechtsverletzender Gegenstände war, weil bereits damit der Vernichtungsanspruch entstanden ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.07.2020, Az.: I-2 U 31/19; Kühnen, a.a.O., Kap. D, Rz. 666). Will der Beklagte dem begegnen, muss er nachvollziehbar und unter Beibringung konkreter Tatsachen geltend machen oder es muss auf der Hand liegen, dass der ursprüngliche Besitz nachträglich entfallen und ein Besitz oder Eigentum des Beklagten im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht mehr gegeben ist (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

(2)

Derartiges hat die Beklagte jedoch nicht aufzuzeigen vermocht.

(a)

Zwar weist sie zutreffend darauf hin, dass das Eigentum oder der Besitz einzelner Bauteile, wie etwa von Teilelementen oder Verbindern, für die Zuerkennung eines Vernichtungsanspruchs nicht ausreicht. Patentanspruch 1 stellt ein aus zwei Teilelementen bestehendes und zusätzlich einen Verbinder aufweisendes Verbindungselement unter Schutz, die über ein Verbindungsmittel miteinander verbunden werden können. In Bezug auf einzelne Teile dieses Verbindungselementes kommt lediglich eine mittelbare Verletzung des Klagepatents in Betracht, die aber ihrerseits keinen Vernichtungsanspruch begründet (BGH, GRUR 2006, 570 – Extracoronales Geschiebe; Mes, Patentgesetz, 5. Aufl., § 140a Rz. 4).

(b)

Darum geht es vorliegend jedoch auch nicht.

Unstreitig befinden sich sämtliche, den erfindungsgemäßen Verbinder kennzeichnenden Bauteile zumindest im Besitz der Beklagten. Sie sind lediglich (derzeit) nicht erfindungsgemäß zusammengesetzt. Derartiges wird von Patentanspruch 1 aber auch nicht verlangt. Vielmehr stellt Patentanspruch 1 ein im Wesentlichen aus zwei, näher konkretisierten Teilelementen und einem Verbinder bestehendes Verbindungselement unabhängig davon unter Schutz, ob die betreffenden Bauteile zusammengesetzt sind oder nicht. An keiner Stelle des für die Reichweite des Schutzbereichs maßgeblichen Patentanspruchs (Art. 64 EPÜ) findet sich eine dahingehende Vorgabe, dass die einzelnen Bauteile durch das Verbindungsmittel miteinander verbunden sein müssen. Das Verbindungsmittel erlangt nur insoweit Bedeutung, als dass die einzelnen Teilelemente und der Verbinder jeweils Verbindungsöffnungen für das Verbindungsmittel aufweisen sollen (Merkmal 2.3.). Zudem soll das Verbindungsmittel über derartige Abmessungen verfügen, dass es vollständig innerhalb des Verbindungselementes angeordnet ist und nicht über eine Nutzfläche des Bodenbelags vorsteht (Merkmale 5.1. und 5.2.). Dazu, ob die einzelnen, in ihrer Zusammenschau ein erfindungsgemäßes Verbindungselement bildenden Bauteile miteinander verbunden sind, verhält sich Patentanspruch 1 demgegenüber nicht. Im Gegenteil spricht er ausdrücklich davon, dass die einzelnen Teilelemente im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal ausbilden. Mit anderen Worten sollen sie so ausgestaltet sein, dass bei ihrer Kombination ein entsprechender Verbindungskanal entsteht, ohne dass Patentanspruch 1 selbst ein derartiges Zusammensetzen verlangt. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das Verbindungsmittel patentgemäß dank seiner Abmessungen vollständig innerhalb des Verbindungselements „angeordnet ist“. Technisch sinnvoll verstanden besagt die betreffende Passage des Patentanspruchs lediglich, dass die Abmessungen des die beiden Teilelemente zusammenhaltenden Verbindungsmittels so gewählt werden sollen, dass eine vollständig einhüllende Anordnung des Verbindungsmittels im Verbindungselement (wenn es denn bei der Montage eingebaut wird) möglich ist. Dass es auch an dieser Stelle bloß um eine konstruktivräumliche Ausbildung geht, die im Falle eines Zusammenbaus einen bestimmten Endzustand gewährleistet (nämlich ein Verbindungselement, dessen Verbindungsmittel nicht über die Nutzfläche des Verbindungselements herausragt), belegt eindrücklich der allgemeine Beschreibungstext im Abs. [0008], wobei die relevanten Teile grafisch hervorgehoben sind:

„Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Verbindungselement, bestehend aus einem ersten Teilelement und einem zweiten Teilelement, die jeweils Verbindungsöffnungen aufweisen, über die sie mit einem Verbindungsmittel miteinander verbindbar sind und die im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal ausbilden, in dem ein Verbinder angeordnet werden kann, der ebenfalls eine Verbindungsöffnung für das Verbindungsmittel aufweist, wobei der Verbinder aus dem Verbindungselement derart seitlich herausragt, dass er in einen Verbindungskanal eines benachbarten Verbindungselementes einführbar ist und sich dort ebenfalls ein Verbindungsmittel durch eine zweite Verbindungsöffnung erstrecken kann, so dass zwei nebeneinander angeordnete Verbindungselemente über den Verbinder miteinander verbindbar sind, wobei das Verbindungsmittel derartige Abmessungen aufweist, dass es nicht über eine Nutzfläche des Bodenbelags vorsteht, gelöst.“

Letztlich ist das vorstehend dargelegte Verständnis auch unter Berücksichtigung des Erfindungsgegenstandes nicht nur konsequent, sondern geradezu zwingend. Wie der Fachmann, ein Bau- oder Maschineninbaugenieur (FH) mit entsprechender Berufserfahrung in der Konstruktion von Bodenschutzsystemen (so auch BPatG, Anlage HKLW 15, S. 13 oben), der Klagepatentbeschreibung entnimmt, dienen die erfindungsgemäßen Verbindungselemente dazu, einen Bodenbelag möglichst schnell und einfach zu montieren (Abs. [0007]) und dabei mit dem Bodenbelag eine ebene Fläche bereitzustellen (Abs. [0009]). Es entspricht somit dem Einsatzzweck derartiger Verbindungselemente, dass diese erst vor Ort – je nach den dortigen Gegebenheiten – zusammengesetzt und zusammen mit den Bodenplatten verlegt werden. Darauf baut Patentanspruch 1 auf, indem er zwar die technischen Gegebenheiten im zusammengebauten Zustand beschreibt (Bildung eines Verbindungskanals durch die beiden Teilelemente, Verbinder im Verbindungskanal), einen solchen zusammengebauten Zustand jedoch gleichwohl nicht verlangt. Andernfalls liefe der Patentschutz weitgehend leer.

(c)

Wollte man den Schutzbereich – unzutreffend – enger fassen, ergäbe sich im Ergebnis nichts anderes.

Es ist in Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass es das Gebot eines effektiven Rechtsschutzes gebietet, den unmittelbaren Schutz vor Patentverletzung nach § 9 PatG auch dann zur Verfügung zu stellen, wenn etwa ein Verletzer sämtliche Elemente einer Kombinationserfindung herstellt, zusammenstellt und an einen Dritten liefert, der dann seinerseits die Herstellung des ganzen patentgemäßen Erzeugnisses mit all seinen Merkmalen durchführt und diese Herstellung dem Lieferanten der einzelnen Komponenten in einer wertenden Betrachtung zugerechnet werden muss (vgl. BeckOK/Fitzner, Henning, Bodewig, Loth, 17. Edition, Stand: 15.04.2020, § 14 Rz. 369; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Abschn. A, Rz. 463; Osterrieth, Patentrecht, 5. Aufl., 4. Teil. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes Rz. 571; OLG Düsseldorf InstGE 13, 78 = BeckRS 2011, 8375 – Lungenfunktionsmessgerät; GRUR-RR 2016, 97 – Primäre Verschlüsselungslogik; Urt. v. 27.4.2017, Az.: I-2 U 23/14, GRUR-RS 2017, 109820 – Prüfstandsparametrierung; Urt. v. 19.7.2018; I-15 U 43/15, BeckRS 2018, 22632; GRUR-RR 2020, 289 – Repeater). Vergleichbares muss zur Vermeidung von Rechtschutzlücken für den Vernichtungsanspruch gelten. Befinden sich sämtliche Elemente einer unter Patentschutz stehenden Gesamtvorrichtung im Besitz oder Eigentum des Patentverletzers und bestehen Anhaltspunkte dafür, dass diese durch den Verletzer selbst oder – diesem zurechenbar – durch einen Dritten zum Erfindungsgegenstand zusammengesetzt werden sollen, unterliegen auch diese Einzelteile der Vernichtung. Letzteres ist jedenfalls dann der Fall, wenn der Verletzer bereits in der Vergangenheit eine entsprechende Gesamtvorrichtung in Verkehr gebracht hat.

Davon ist vorliegend auszugehen. Die Beklagte, die die angegriffene Ausführungsform nach ihrem eigenen Vorbringen nicht verkauft, sondern nur vermietet und selbst verlegt (vgl. Schriftsatz v. 10.07.2020, S. 6, Bl. 352 GA), hat vorgetragen, die angegriffene Ausführungsform werde überwiegend (Hervorhebung hinzugefügt, vgl. Schriftsatz v. 26.11.2018, S. 8, Bl. 133 GA) patentfrei eingesetzt. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass die Beklagte ihre Bodenbeläge zumindest teilweise auch unter Verwendung der streitgegenständlichen Verbindungselemente verlegt bzw. in der Vergangenheit verlegt hat. Konkrete Anhaltspunkte dafür, weshalb es der im Inland ansässigen Beklagten gleichwohl von vornherein am Inlandsbesitz fehlen soll, sind nicht ersichtlich. Schon vor dem Hintergrund des Geschäftsmodells der Beklagten lässt sich nicht ausschließen, dass die Beklagte jetzt oder in Zukunft die unstreitig bei ihr befindlichen Einzelteile – erstes Teilelement, zweites Teilelement, Verbinder – unter Einsatz eines Verbindungsmittels zu einem erfindungsgemäßen Verbindungselement zusammensetzt. Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass, der Klägerin den Vernichtungsanspruch nicht zuzuerkennen. Dem Umstand, dass die Einzelteile auch für andere Zwecke zum Einsatz kommen und anders als zu einer erfindungsgemäßen Gesamtvorrichtung verbunden werden können, kann durch eine inhaltliche Beschränkung des Vernichtungsanspruchs Rechnung getragen werden. Dessen vollumfänglicher Aberkennung bedarf es hierfür nicht.

Soweit sich die Beklagte darauf beruft, sie sei bereits durch den Unterlassungsausspruch daran gehindert, die bei ihr befindlichen Einzelteile zu einer erfindungsgemäßen Gesamtvorrichtung zu verbinden und eine Solche sodann einzusetzen, kann sie damit nicht durchdringen. Abgesehen davon, dass der Vernichtungsanspruch bei einer solchen Betrachtung in der Praxis regelmäßig ins Leere liefe, knüpft § 140a Abs. 1 PatG nicht an eine zukünftige Begehungsgefahr an und verlangt eine Solche dementsprechend auch nicht. Nach der amtlichen Begründung (vgl. BR-Drucks. 206/89 und BT-Drucks. 11/5744, abgedruckt in BlPMZ 90, 173 ff.) soll mit dem Vernichtungsanspruch im Interesse des vorbeugenden Rechtsschutzes unter anderem dafür gesorgt werden, dass schutzrechtsverletzende Waren endgültig aus dem Markt genommen und nicht lediglich durch leichte Veränderungen zunächst dem Zugriff entzogen und dann nach ebenso leicht möglicher Wiederherstellung des ursprünglichen verletzenden Zustands auf anderem Wege erneut auf den Markt gebracht werden. Zudem sollen die drohende Vernichtung und der damit für den Verletzer drohende Schaden eine starke allgemeine Abschreckung bewirken. Schließlich ist die Vernichtung auch als Sanktion für begangenes Unrecht verstanden worden (vgl. BlPMZ 90, 181 f.; BGH GRUR 06, 504, 508 – Parfümtestkäufe; Benkard PatG/Grabinski/Zülch, 11. Aufl. 2015, PatG § 140a Rz. 1). Vor diesem Hintergrund verlangt § 140a Abs. 1 PatG neben einer Patentverletzung lediglich, dass sich das verletzende Erzeugnis im Inland im (unmittelbaren oder mittelbaren) Besitz oder im Eigentum des Anspruchsgegners befindet. Auf eine zukünftige Vertriebsabsicht des Verletzers kommt es demgegenüber ebenso wenig wie darauf an, ob der Verletzer – etwa wegen einer ihm gegenüber gerichtlich ausgesprochenen Unterlassungsverpflichtung – aus Rechtsgründen an einem zukünftigen Vertrieb der Verletzungsgegenstände gehindert ist.

Entgegen der Auffassung der Beklagten muss sich die Klägerin schließlich auch nicht darauf verweisen lassen, ein erfindungsgemäßes Zusammensetzen der Einzelteile durch ihre Kunden sei nach ihren Vertragsbedingungen ausgeschlossen. Weder vermag die Klägerin in jedem Einzelfall nachzuvollziehen, ob die Kunden sich an diese Verpflichtung halten, noch, ob die Klägerin eine solche Verpflichtung tatsächlich effektiv durchsetzt. Hierauf muss sich die Klägerin zur Gewährleistung eines effektiven Rechtschutzes daher nicht einlassen.

bb)

Das Vernichtungsbegehren ist allerdings (nur) in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. Ist es bei einem Erzeugnis, welches als solches Gegenstand eines Patents oder Gebrauchsmusters ist, möglich, dieses in einem technischen Merkmal so abzuändern bzw. nur ein Teil desselben so zu vernichten, dass es nicht mehr unter den Schutzbereich des Patents oder Gebrauchsmusters fällt und handelt es sich dabei um eine gleichermaßen geeignete Alternative zur Vernichtung, scheidet eine vollständige Vernichtung des Erzeugnisses aus, ohne dass es noch auf eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne (§ 140a Abs. 4 PatG) ankommt (BeckOK PatR/Rinken, 16. Edition, Stand: 15.01.2020, § 140a PatG, Rz. 29.1). In diesem Fall gebührt dem milderen Mittel regelmäßig Vorrang (Benkard/Scharen, PatG, 11. Aufl.,§ 140a Rz. 8a; Schulte/Voß, Patentgesetz, 11. Aufl., § 140a, Rz. 14). Hierfür muss die Prüfung der gleichermaßen vorhandenen Eignung der Beseitigungsalternative allerdings ergeben, dass auch von dritter Seite nicht durch nachträgliche Manipulationen wieder der patentverletzende Zustand hergestellt und das Objekt alsdann wieder in den Verkehr gebracht wird, ansonsten scheidet eine Verurteilung zur bloß „eingeschränkten Vernichtung“ in aller Regel aus (OLG Düsseldorf InstGE 7, 139 – Thermocycler; OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.05.2018, Az.: I-2 U 47/17, BeckRS 2018, 13140; Urt. v. 30.07.2020, Az.: I-2 U 31/19; BeckOK PatR/Rinken, a.a.O.).

Ausgehend davon besteht kein Anlass, der Beklagten neben der bereits durch das Landgericht eingeräumten Möglichkeit der Vernichtung der ersten Teilelemente oder – alternativ – der Ersetzung der Rund- durch Langlöcher auch die Option der bloßen Vernichtung der Verbinder einzuräumen. Wie die auf Seite 4 der Berufungsbegründung zu findende und nachfolgend verkleinert eingeblendete Abbildung verdeutlicht, handelt es sich bei diesen Verbindern um herkömmliche Flachverbinder.

Gegenteiliges hat die Beklagte nicht konkret aufzuzeigen vermocht. Hierfür reicht insbesondere nicht der pauschale Hinweis, der Verbinder sei in Bezug auf Dimensionierung und Beabstandung der Verbindungsöffnungen „eine spezielle Anfertigung für die angegriffene Ausführungsform“. Auch wenn die Beklagte in ihren Verträgen, wie von ihr behauptet, eine nachträgliche Veränderung der verlegten Bodenbeläge ausschließen mag, sind derartige Flachverbinder offenbar für ihre Kunden ohne Weiteres kostengünstig erhältlich oder zumindest problemlos herstellbar. Vor diesem Hintergrund lässt sich nicht ausschließen, dass sie die ihnen bereitgestellten Teile nachträglich um einen Verbinder ergänzen, auch wenn dies vertragswidrig sein sollte. Dass sämtliche ihrer Kunden von vornherein dazu nicht in der Lage wären, vermag der Senat schon deshalb nicht festzustellen, weil es nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten im hier relevanten Markt für die Vermietung von mobilen Bodenbelagsystemen üblich ist, dass Mitbewerber ihre Bodensegmente und Verbindungselemente austauschen (vgl. Klageerwiderung v. 25.01.2018 S. 2, Bl. 40 GA), die naturgemäß über entsprechendes Know-How und die notwendige technische Ausstattung verfügen.

cc)

Im Hinblick auf den Rückruf (§ 140a Abs. 3 PatG) hat bereits das Landgericht aus Verhältnismäßigkeitsgründen der Beklagten die Möglichkeit eingeräumt, anstelle eines Rückrufs des gesamten Verbindungselementes lediglich die ersten Teilelemente (vor Ort) dadurch umzugestalten, dass statt einer ersten, als Langloch ausgeführten Öffnung ein Rundloch angebracht wird. Eine darüber hinausgehende Beschränkung des Rückrufs, etwa auf eine bloße Beseitigung der Verbinder, kommt demgegenüber aus den vorgenannten Gründen nicht in Betracht. Der als klassischer Flachverbinder ausgestaltete Verbinder könnte leicht von dritter Seite erneut angebracht und die Vorrichtung dadurch wieder in den patentverletzenden Zustand versetzt werden. Dem kann nur durch einen uneingeschränkten Rückruf Einhalt geboten werden (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.07.2020, Az.: I-2 U 31/19; zur Vernichtung: OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 – Thermocycler; Urt. v. 03.05.2018, Az.: I-2 U 47/17; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Abschn. D, Rz. 674).

4.

Zu einer Aussetzung der Verhandlung (§ 148 ZPO) bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die von der Beklagten gegen die das Klagepatent in der dem Verletzungsrechtsstreit zugrunde liegenden Fassung aufrechterhaltende Entscheidung des Bundespatentgerichts eingelegte Berufung besteht in Anwendung der vom Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend wiedergegebenen Rechtsgrundsätze keine Veranlassung.

Das Bundespatentgericht hat sich im Nichtigkeitsverfahren ausführlich den Einwänden der Beklagten gewidmet und das Klagepatent im Umfang des nunmehr auch im Verletzungsverfahren streitgegenständlichen Hilfsantrages 1 für rechtsbeständig erachtet. Damit überwiegt nunmehr das berechtigte Interesse der Klägerin daran, ihre Verbietungsrechte aus dem Klagepatent zügig gegen die Beklagte durchzusetzen. Das gilt umso mehr, als sich das Vorbringen der Beklagten im laufenden Nichtigkeitsberufungsverfahren auf dieselben Angriffe und Entgegenhaltungen beschränkt, die bereits vom Bundespatentgericht ausführlich gewürdigt und beschieden worden sind, ohne dass insoweit aus Sicht des Senats durchgreifende Fehler erkennbar wären.

Sowohl die Frage der wirksamen Inanspruchnahme der Priorität als auch der erfinderischen Tätigkeit vor dem Hintergrund des „A. Panels“ hat das Bundespatentgericht umfassend diskutiert und hat mit ausführlicher Begründung dargelegt, weshalb die diesbezüglichen Einwände der Beklagten aus seiner Sicht nicht durchgreifen (vgl. Anlage HKLW 15, S. 20 – 22 sowie S. 29 f.).

Soweit sich die Beklagte gegen die wirksame Inanspruchnahme der Priorität der DE … 2.8 (Anlage B 15) wendet, ist auch das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass es an einer textlichen Erwähnung der Langlöcher in der Prioritätsschrift fehlt. Es hat sodann ausführlich dargelegt, aus welchen Gründen der Fachmann gleichwohl aus dem Offenbarungsgehalt der Figuren 4 und 6 zu einer entsprechenden Erkenntnis gelangt (vgl. Anlage HKLW 15, S. 30, zweiter und dritter Absatz). Dass diese, durch ein fachkundiges Gremium getroffenen Feststellungen offenkundig falsch wären, vermag der Senat nicht festzustellen. Bei der Frage, welche Erkenntnisse ein Fachmann aus ihm vorliegenden Zeichnungen erlangen kann, handelt es sich um eine Wertungsfrage, hinsichtlich derer sich der Senat nicht anmaßt, diese besser beantworten zu können als das mit technischen Richtern besetzte Bundespatentgericht.

Vergleichbares gilt in Bezug auf die Frage, ob der Fachmann Veranlassung hatte, die bei dem „A. Panel“ außenliegenden Verbinder – wie bei dem „B.-Panel“ – innenliegend zu platzieren, ohne in eine stets unzulässige rückschauende Betrachtung zu verfallen. Auch diesem Themenkreis hat sich der Nichtigkeitssenat in aller Ausführlichkeit gewidmet (vgl. Anlage HKLW 15, S. 20 – 22) und nachvollziehbar begründet, weshalb aus seiner Sicht eine Übertragung der aus dem „B.-Panel“ bekannten Lösung auf das „A. Panel“ nicht ohne Weiteres in Betracht kommt. Ob der Fachmann, der den außenliegenden Verbinder wegen der damit verbundenen „Stolperfalle“ innenliegend anordnen wollte, demgegenüber – wie durch die Beklagte behauptet – den hierfür benötigten Raum durch eine bloße Erhöhung der Längskante des Mutterkanals des „A. Panels“ schaffen konnte, vermag der Senat ebenso wenig zu beantworten wie die Frage, ob eine solche Maßnahme im Griffbereich des Fachmanns lag. So offensichtlich, dass eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens gerechtfertigt wäre, ist dies jedenfalls nicht. Hinzu kommt, dass die Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom „A. Panel“ im Nichtigkeitsverfahren auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht ausführlich diskutiert wurde (vgl. Anlage B 23, S. 3f.). Gleichwohl wurde das Klagepatent im nunmehr streitgegenständlichen Umfang aufrechterhalten. Das ist im Verletzungsverfahren unter Berücksichtigung des Interesses der Klägerin an einem effektiven Rechtschutz hinzunehmen. Eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens liefe dem zuwider.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

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