OLG Frankfurt am Main, 21.04.2016 – 6 U 58/05

OLG Frankfurt am Main, 21.04.2016 – 6 U 58/05
Tenor:

Die Berufung des Klägers gegen das am 16.03.2005 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens und beider Revisionsverfahren hat der Kläger zu tragen.

Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Zwangsvollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
Gründe

I.

Der Kläger verlangt von der Beklagten die Zahlung eines vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrages nebst Zinsen als Vergütung für die Inanspruchnahme zweier Diensterfindungen. Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des Nagelwachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung zur Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels (Diensterfindung I). Die zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zubereitung dieser Erfindung enthält mindestens einen physiologisch verträglichen Filmbildner, mindestens ein physiologisch verträgliches Lösemittel, mindestens einen Weichmacher und eine Verbindung der in der deutschen Offenlegungsschrift 10 aufgeführten Formel I (insbesondere Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördernden Verbindung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen Ramipril eingesetzt werden (Diensterfindung II).

Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom 16.03.2005 abgewiesen. Der erkennende Senat hat die hiergegen eingelegte Berufung mit Urteil vom 8. Juni 2006 zurückgewiesen. Auf die Revision des Klägers hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil mit Urteil vom 04.12.2007 aufgehoben und den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Mit Urteil vom 19. März 2009 hat der erkennende Senat die Berufung erneut zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat dieses Berufungsurteil mit Urteil vom 22.11.201 aufgehoben und den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückgewiesen. Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der genannten Urteile Bezug genommen.

Im Berufungsverfahren wiederholen und vertiefen beide Parteien ihr bisheriges Vorbringen; wegen der Einzelheiten wird auf die nachfolgenden Ausführungen unter II. sowie auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen verwiesen.

Der Kläger beantragt,

die Beklagte zur verurteilen, an den Kläger einen vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrag nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Anhängigkeit des Schiedsstellenverfahrens am 15.06.2001, mindestens jedoch 150.000,- € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Anhängigkeit des Schiedsstellenverfahrens am 15.06.2001 zu zahlen, wobei der Betrag auf die beiden Schutzrechte derart aufgeteilt werden soll, dass 57% auf das Patent DE 10 (entspricht US-Patentanmeldung 12, Zubereitung zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen) und 43% auf das US-Patent 13 (entspricht deutscher Patentanmeldung DE 14) entfallen.

Für den Fall, dass eines der beiden Patente nicht zugesprochen werden sollte, beantragt der Kläger,

den Betrag für das andere Patent bis zu dem zuerkannten Betrag aufzustocken.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens gemäß Beweisbeschluss vom 23. Mai 2013 (Bl. 189 ff. Bd. VII d. A.) in Verbindung mit dem Beschluss vom 27. Januar 2014 (Bl. 374 Bd. VIII d. A.). Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten des Sachverständigen A B vom 31.08.2015 (Bl. 466 ff. Bd. VIII d. A.) Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Dem Kläger steht der geltend gemacht Anspruch auf Zahlung einer Erfindervergütung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

Zwar ist ein Vergütungsanspruch in Bezug auf beide Diensterfindungen gemäß § 9 Abs. 1 ArbnErfG entstanden, weil die Beklagte unstreitig beide Diensterfindungen unbeschränkt in Anspruch genommen hat. Auch kann zugunsten des Klägers davon ausgegangen werden, dass ein Vergütungsanspruch gemäß § 12 Abs. 1 ArbnErfG mit Abschluss des Lizenzvertrages der Beklagten mit dem US-Unternehmen D (im Folgenden: D) fällig geworden ist. Dies hat der Senat bereits in seinem Urteil vom 8. Juni 2006 ausgeführt, ohne dass der Bundesgerichtshof insoweit Beanstandungen erhoben hätte.

Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles liegt die Höhe des fällig gewordenen Vergütungsanspruchs jedoch bei Null.

Wird eine Erfindung durch Vergabe von Lizenzen verwertet, so entspricht der Erfindungswert gemäß Nr. 14 der Vergütungsrichtlinien der Nettolizenzeinnahme, die ausgehend von den Bruttolizenzeinnahmen zu berechnen ist, die der Arbeitgeber tatsächlich eingenommen hat. Sind mehrere Erfindungen Gegenstand des Lizenzvertrages, müssen die auf die zu vergütende Diensterfindung entfallenden Anteile entsprechend der wirtschaftlichen Bedeutung für die Parteien bei Vertragsabschluss gewichtet werden. Die Aufteilung der Gesamtbruttolizenzeinnahme auf die einzelnen Erfindungen bemisst sich danach, wie die Vertragsparteien bei Abschluss des Lizenzvertrages das Verhältnis ihrer Wertigkeit zueinander beurteilt haben (BGH Urteil vom 04.12.2007, Az.: X ZR 102/06 – Ramipril Rdn. 16).

Der Senat hat in seiner Entscheidung vom 08.06.2006 begründet, warum der Vergütungsanspruch des Klägers in Bezug auf die Diensterfindung I nicht gegeben ist. Die durch die Einbeziehung in dem mit D geschlossenen Vertrag zunächst indizierte Verwertbarkeit dieser Diensterfindung ist durch die vorbehaltlose Rückgabe als entkräftet anzusehen. Dies hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich unbeanstandet gelassen (BGH a.a.O. Rdn. 17). Der Senat verweist daher in Bezug auf die Diensterfindung I auf seine Ausführungen im Urteil vom 8. Juni 2006.

Auch in Bezug auf die Diensterfindung II besteht ein Vergütungsanspruch des Klägers im Ergebnis nicht, weil ausgeschlossen werden kann, dass ein Teil der von D geleisteten Gesamtvergütung auf diese Diensterfindung entfällt. D hat der Diensterfindung II weder im Lizenzvertrag noch in der Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 eine wirtschaftliche Bedeutung zugemessen, und zwar auch nicht in einer einem Sperrpatent vergleichbaren Weise.

In diesem Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof dem Senat aufgegeben, Feststellungen zu Sinngehalt und Reichweite der in dem Schreiben vom 16. Mai 2000 seitens D ausbedungenen Vorbehalte zu treffen, namentlich dazu, wie weit der Kreis der Produkte zu ziehen ist, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten wie die von D verkauften Produkte (Ziffer 1 der Bedingungen), und ob eine der Diensterfindung gemäße Zubereitung deshalb unter die Ziffer 2 der Bedingungen fallen könnte, weil sie Ramipril als Hauptbestandteil im Sinne dieser Klausel enthält (BGH, a.a.O., Rdn. 25).

Mit dem zweiten Vorbehalt verpflichtete sich die Beklagte gegenüber D, niemandem in den USA Pflaster zu verkaufen, die Ramipril enthalten, oder sonstige topische Zubereitungen, deren Hauptbestandteil aus Ramipril besteht.

Um Sinngehalt und Reichweite der in dem Schreiben vom 16. Mai 2000 seitens D ausbedungenen zweiten Vorbehalts zu ermitteln, hat der Senat den gerichtlich bestellten Sachverständigen aufgegeben, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob es überhaupt denkbar ist, eine antiandrogen wirksame topische Zubereitung im Sinne der Patentanmeldung herzustellen, deren Hauptbestandteil Ramipril ist.

Der Sachverständige hat hierzu ausgeführt, dass Ramipril erst in der Leber zu dem eigentlichen Wirkstoff hydrolisiert werde (Seite 7, Zeil 24 ff.). Es sei nicht bekannt, ob Ramipril transdermal verfügbar sei, also durch die Haut aufgenommen werde; topische Formulierungen von Ramipril in Form beispielsweise von Salben, Cremes oder auf Pflastern seien weder in Deutschland noch in den USA arzneimittelrechtlich zugelassen. Über Versuche mit dem Ziel einer entsprechenden Zulassung sei nichts bekannt (Seite 8, Zeile 11-15). Der Sachverständige weist weiter darauf hin, dass es das Ziel der erfindungsgemäßen Zubereitung sei, eine systemische Wirkung des aufgetragenen Wirkstoffs RU 54881 zu verhindern, also den Eintritt in die Blutbahn soweit wie möglich zu verhindern. Ramipril könne seine pharmakologische Wirkung aber nur dann erzielen, wenn der Wirkstoff über die Blutbahn in die Leber gelange, um dort metabolisiert zu werden. Der Sachverständige führt weiter aus, dass die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nach ihren Richtlinien die Zulassung von Arzneimittelkombinationen ablehnt, die Patienten in verschiedenen Indikationen behandeln, die miteinander keine “therapeutische Rationale” bilden, also keinen medizinischen Zusammenhang haben. Dies sei bei den aktiven Substanzen RU 58841 und Ramipril der Fall, weil eine androgenetische Alopecie und Blutdrucksenkung zwei völlig unterschiedliche Indikationen seien, die keinen Zusammenhang miteinander hätten. Der Gutachter kommt daher nachvollziehbar zu dem Ergebnis, mangels vorhandener Daten könne insgesamt zwar nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass eine topische Formulierung auf Basis des deutschen Patents DE 10 enthaltend RU 588841 und Ramipril nicht als Arzneimittel (mit arzneimittelrechtlicher Zulassung) entwickelt werden könne. Es bestehe aber kein Grund zu der Annahme, dass eine Arzneimittelzulassung eines derartigen Präparats wahrscheinlich wäre.

Auf Grund der nachvollziehbaren Begründung des Sachverständigen steht zur Überzeugung des Senats fest, dass eine der Diensterfindung gemäß Zubereitung Ramipril als Hauptbestandteil im Sinne des zweiten Vorbehalts enthält, dass Herstellen und Vermarkten einer solchen Zubereitung jedoch eine theoretische Vorstellung ist, da sie höchstwahrscheinlich keine Zulassung als Arzneimittel bekäme.

Der auch in diesem Zusammenhang von dem Kläger erhobene Vorwurf, der Sachverständige habe es versäumt, experimentelle Daten zu erheben, um die gestellten Fragen auf dieser Basis zu beantworten, verfängt nicht, da der Sachverständige überzeugend dargelegt hat, dass die Kombination von RU 58841 und Ramipril keine “therapeutische Rationale” bildet und Ramirpil erst in der menschlichen Leber verstoffwechelt werde, der Eintritt in die Blutbahn durch RU 58841 aber gerade so weit wie möglich verhindert werden soll.

Daraus folgt, dass dem zweiten Vorbehalt von D objektiv ein wirtschaftlicher Sinngehalt nicht beigemessen werden kann, da dieser Vorbehalt keine praktische Relevanz erlangen kann.

Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erneut beanstandet, der Sachverständige sei als ehemaliger Leiter der Patentabteilung der Firma E AG, Stadt1 parteiisch und das Gericht habe mit seiner Bestellung gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, wird auf die Ausführungen des Senats im Beschluss vom 14.08.2014 (Bl. 388 ff. Bd. 8 d.A.) Bezug genommen, mit denen der Senat den Befangenheitsantrag des Klägers gegen den Sachverständigen zurückgewiesen hat.

Mit dem ersten Vorbehalt der Vereinbarung vom 16./23.05.2000 gab D die Diensterfindung II unter der Voraussetzung frei, dass die Beklagte sich verpflichtete, bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patentanmeldung das Recht zum Verkauf von Produkten auszuschließen, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten wie die von D verkauften Produkte.

Auch dieser Vorbehalt hat keinen Sinngehalt, der wirtschaftlich relevant werden könnte. Dies ergibt sich bereits aus der Antwort des Sachverständigen auf die den zweiten Vorbehalt betreffende dritte Beweisfrage. Denn eine erfindungsgemäße Zubereitung, die eine antiandrogen wirksame Substanz, insbesondere RU 58841, enthält und mit Ramipril kombiniert wird, wäre zum einen arzneimittelrechtlich nicht zulassungsfähig und ergäbe, wie bereits dargelegt, nach den nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen keinen Sinn, weil der Wirkstoff RU 54881 die für die Wirksamkeit von Ramipril erforderliche systemische Wirkung gerade verhindert bzw. weitgehend verhindert würde. Dann aber kommt der von der Beklagten übernommen Verpflichtung, bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patentanmeldung das Recht zum Verkauf von Produkten auszuschließen, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten wie die von D verkauften Produkten, keine wirtschaftliche Relevanz zu.

Mit seinem Beweisbeschluss hat der Senat dem Gutachter weiter aufgegeben, dazu Stellung zu nehmen, ob potenzielle Lizenznehmer der Patentanmeldung DE 10 angesichts der von der Beklagten mit den Vorbehalten übernommenen vertraglichen Beschränkungen günstigere Lizenzierungskonditionen aushandeln könnten. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass bei der Bemessung eines etwa in Betracht kommenden Vergütungsanspruchs zu berücksichtigen ist, inwieweit die anderweitige Verwertung der Diensterfindung II durch die zugunsten von D zugesagten Beschränkungen beeinträchtigt ist. Etwa verhandelbare günstigere Lizenzierungskonditionen könnten ein Spiegelbild für die wirtschaftliche Bedeutung sein, die D der Diensterfindung II zugemessen hat, mit anderen Worten, was D bereit war dafür zu zahlen bzw. nicht zurückzufordern, dass die Beklagten die Vorbehalte akzeptiert. Der Sachverständige kommt bei beiden Fragen konsequenterweise zu dem Ergebnis, dass im vorliegenden Fall nicht ersichtlich ist, dass ein potenzieller Lizenznehmer für ein Produkt gemäß DE 10 existieren könnte. Der Sachverständige hat in diesem Zusammenhang weiter darauf hingewiesen, dass dann, wenn die Zugabe eines ACE-Inhibitors tatsächlich grundsätzlich eine Verbesserung der topischen Wirkung eines Antiandrogens bewirken würde, es naheliegend wäre, dass ein potenzieller Lizenznehmer sich nicht für das patentgeschützte Ramipril, sondern beispielsweise für den Wirkstoff Captopril entscheiden würde, dessen Patentschutz zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der DE 10 bereits abgelaufen war.

Zusammenfassend kann als Ergebnis der Beweisaufnahme festgestellt werden, dass die Kombination einer Zubereitung zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen mit einer durchblutungsfördernden Verbindung, jedenfalls soweit es sich dabei um Ramipril handelt, keine sinnvolle Zusammenstellung darstellt, weshalb die von D ausbedungenen Vorbehalte dieser objektiv gesehen keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen und umgekehrt der Beklagten keine wirtschaftliche Beeinträchtigung.

Aus dem Ausgeführten folgt weiter, dass die von D ausbedungenen Vorbehalte auch nicht dazu führen konnten, dass der infolge dessen bei D verbliebene gedankliche Teil der Patentanmeldung von dieser auch nicht in einer einem Sperrpatent vergleichbaren Weise verwertet werden konnte. Unter einem Sperrpatent sind gemäß Nr. 18 der Vergütungsrichtlinien Patente zu verstehen, die nur angemeldet und aufrechterhalten werden, um zu verhindern, dass ein Wettbewerber die Erfindung verwertet und dadurch die eigene laufende oder bevorstehende Erzeugung beeinträchtig. Da sich der bei D verbliebene Teil der Patentanmeldung aus den oben dargelegten Gründen weder von D noch von potenziellen Lizenznehmern der Beklagten verwerten lässt, greift auch dieser Gedanke nicht durch.

Der von dem Kläger mit Schriftsatz vom 12.04.2016 beantragte Schriftsatznachlass zu den Ausführungen der Beklagten im Schriftsatz vom 30.03.2016 war nicht zu gewähren, da dem Kläger bis zum Termin zur mündlichen Verhandlung am 21.04.2016 ausreichend Zeit blieb, zu diesem Schriftsatz Stellung zu nehmen. Die Schriftsatzfrist des § 132 Abs. 1 S. 1 ZPO ist gewahrt.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 10 ZPO.

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern (§ 543 Abs. 2 ZPO). Maßgebend für die getroffene Entscheidung waren die konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalles.